浅谈商标侵权诉讼案件中适用的法定赔偿、裁量性赔偿和惩罚性赔偿

2020年第09期    作者:甄书琦    阅读 4,146 次

多年来，中国的各级法院、专家和学者一直在研究和探索知识产权案件，尤其是商标侵权以及不正当竞争案件的赔偿制度和赔偿计算规则。《商标法》第63条规定了法院如何计算应判给被侵权人的损害赔偿金额的规则。该条款还规定，在难以提供足够的因侵权而受损失的证据的情况下，可以判给一定的损害赔偿，即法定赔偿。有些案件在缺乏精确的侵权受损证据但被侵权人可以提供其他优势证据的情况下，法院做出的裁量性赔偿的金额甚至超出了法定赔偿限额。 2013年《商标法》在第三次修订中更是引入了惩罚性赔偿。有人因此而产生了纠结，即超出法定赔偿额的裁量性赔偿与惩罚性赔偿之间有何区别？两者之间是有着显著区别的。

一、赔偿的法律依据

《商标法》第63条第1款规定了如何计算与商标侵权行为有关的损害赔偿数额，即：1.权利人遭受的实际损失；2.如果实际损失难以确定，则侵权人从侵权行为中获得的利益；3.如果难以确定权利人的损失或侵权人获得的利益，则应参照商标许可使用费的倍数。该条款还规定了在“恶意”侵权且情节严重的情况下可按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下适用惩罚性赔偿，即赔偿金额最高可达依据上述计算规则得出的赔偿金额的五倍。

此外，在难以确定实际损失，侵权人的获利或商标使用许可费的情况下，依据《商标法》第63条第3款的规定，法院可以根据侵权行为的情节判决给予不超过人民币500万元的法定赔偿（2019年《商标法》修订中确定的最高赔偿额）。

实践中，商标所有权人经常发现很难在民事诉讼中证明其遭遇侵权的实际损失、对方的非法获利，也不存在商标许可使用费可做参照的情形。所以，法院在确定赔偿金额时不得不判决法定赔偿。但在某些情况下，即使权利人的实际损害或侵权人的非法获利的证据不足，法院已经能够从权利人的已经尽力提供的证据中推定权利人的损害必然高于法定的赔偿限额，法院会以自由裁量权做出超出法定赔偿限额的裁量性赔偿判决。在美国3M公司诉华威（3N）商标侵权案中，法院就裁定被告应赔偿原告350万元人民币。这个判赔额远远超过了2001年《商标法》规定的50万元法定赔偿额。在这个案件中，法院考虑了被告侵权的范围，侵权的恶意程度，侵权产品的利润率，被告故意的妨碍举证行为以及原告3M商标和商品名称的知名程度。法院适用裁量性赔偿的依据是《商标法》第63条的第2款。

二、裁量性赔偿

《侵权责任法》针对损害赔偿理论上采用的是“填平原则”，即按照被侵权人所遭受的实际损失来计算损害赔偿。故对于商标侵权案件中的损害赔偿，司法也应遵循该原则。北京高级法院知识产权法庭在其发布的《关于知识产权侵权和不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见和法定赔偿的裁判标准》（以下简称《2020损害赔偿指导意见》； 2020年4月）的第一章第1.1条中明确确认了该原则。该原则赋予被侵权人就其由于商标侵权等侵权行为而遭受的实际损害获得全额赔偿的权利。所以有人认为，法院一旦依据《商标法》第63条判决超过被侵权人的因被侵权所遭受的“实际损失”的赔偿金额，都可以被认为是具有惩罚性质的。但值得注意的是，所谓的“惩罚性质的赔偿”并不等同于《商标法》意义上的“惩罚性赔偿”。

对于裁量性赔偿方法，最高人民法院于2009年4月21日发布的政策性文件《关于在当前经济形势下知识产权审判服务大局的若干问题的意见》第16条给予了关于裁量性赔偿金额的计算方法的解释，以及判决超过法定赔偿上限的赔偿的法律依据。最高人民法院敦促各级法院：“……在确定损害赔偿时要善用证据规则，全面、客观地审核计算赔偿数额的证据，……采取优势证据标准认定损害赔偿事实。积极引导当事人选用侵权受损或者侵权获利方法计算赔偿，尽可能避免简单适用法定赔偿方法。对于难以证明侵权受损或者侵权获利的具体数额，但有证据证明数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”换句话说，最高人民法院同意涉及侵权受损或侵权获利的证据不必严格根据账簿资料等进行计算，还可以根据案件的全部事实进行估计。

曾担任最高人民法院知识产权法庭庭长的孔祥俊先生在他的一篇题为“用创新的思路保护创新-当前知识产权审批新思考”(《人民司法》2013年9月）中也对于适用裁量性赔偿给出解释：“……考虑知识产权损害举证难，实际证明的损害往往少于实际发生的损害等特殊性，适当强化法官对于损害赔偿的自由裁量。 可以根据案件具体 情况和自由心证，在一定事实和证据的基础上，酌情裁量能够给予权利人充分赔偿的损失数额。 例如，有一定的事实和证据能够证明实际损失超过法定定额赔偿数额，但实际损失确实难以以一对一的证据精确证明时，可以在法定定额赔偿的最高额以上适当裁量赔偿数额。”同时，孔祥俊也强调：“ 这种裁量不是适用法定定额赔偿，不能混同于法定定额赔偿的适用，而仍属于实际损失的确定， 只不过确定损失时既依据一定的事实和证据，又依靠心证。”

《2020损害赔偿指导意见》在第一章第1.8条中重申了这一观点，即：“裁量性赔偿不是法定赔偿，属于对权利人的实际损失或侵权人的获利的概况计算。有证据证明权利人的实际损失或侵权人的获利明显在法定赔偿限额以外，综合全案证据情况，可以在法定限额以外合理确定赔偿数额。”

有鉴于此，获得超过法定最高赔偿的裁量性赔偿，在很大程度上取决于当事人各方就损失或获利提出的证据，即《商标法》第63条第1款的前半段和第2款是其适用的法律依据。

三、惩罚性赔偿

简单地说，法院在判定惩罚性赔偿时更多地考虑侵权人的行为。自2013年《商标法》生效以来，商标所有权人在许多情况下要求惩罚性赔偿，但法院判定惩罚性赔偿的案件非常少。法院不愿施加惩罚性赔偿主要在于确定“在情节严重的情况下恶意侵犯商标专有权”的门槛很高，即需符合《2020损害赔偿指导意见》第1.13条中规定的判处惩罚性损害赔偿的先决条件：惩罚性损害赔偿应依法裁决。只要构成商标侵权或商业秘密侵权的行为是出于恶意，且案情严重。惩罚性赔偿是可以适用的。侵权人的主观意图通常会被视为“恶意”的证据，而“情节严重”则通常意味着侵权行为已经造成了严重的损害性后果。在《2020损害赔偿指导意见》颁布之前，有几起具有影响力的案件适用了惩罚性赔偿。在迪尔公司与约翰迪尔（北京）农业机械有限公司之间的商标侵权纠纷中，法院根据侵权人所受到的行政处罚历史，实施的多种侵权方式和较大的侵权规模，判定适用“惩罚性赔偿”。上诉法院北京市高级人民法院裁定，被告在受到行政处罚后，仍继续侵权行为，其侵权行为的广泛性和大规模性表明被告正在全面实施商标侵权和不正当竞争行为。因此，法院认为，被告的行为属于应予惩罚性赔偿的情况，因此判给被侵权人三倍于被告侵权人获得的利润。由于计算得出的赔偿金远远超过了原告的索赔额500万元，法院最终完全支持了原告的索赔。约翰·迪尔（John Deere）案证明了惩罚性赔偿的极高标准。商标权利人需要证明1.实际损失，非法获利或许可费用，2.侵权者的恶意，3.侵权的严重后果，以确保惩罚性赔偿。

四、总结

获得惩罚性赔偿的难度很高。原因是，根据法律，惩罚性赔偿金额是根据《商标法》第63条第1款规定的计算规则所得出的实际赔偿金额的倍数。因此，如果侵权人的会计账簿、资料等证据不能证明被侵权人所遭受的实际损失，或侵权人在其侵权行为中获得了很高的利润，适用惩罚性赔偿就不具备其基础。还有一种结果就是，即使把实际赔偿数额乘以五倍，最终的赔偿额也可能会小于法院在其自由裁量中可以决定的裁量性赔偿数额。另外，根据《2020损害赔偿指导意见》第1.14条：“惩罚性赔偿的适用，应当依据当事人的主张，但一般情况下当事人应当在一审法庭辩论终结前提出该主张。”故而，在大量的商标侵权和不正当竞争案件中，权利人即使难以提供符合《商标法》第63条1款的规定的侵权受损或侵权人获利证据，也应积极地尽力提供这些方面的证据。即使权利人已经尽力了而提供的仍然是初步的证据，这些初步证据也可能可以迫使被侵权人承担相应的举证责任。权利人也要积极利用被侵权人的举证妨碍事实，以争取获得法院的法定赔偿或高于法定赔偿额的裁量性赔偿。

甄书琦

北京万慧达（上海）律师事务所合伙人，上海律协企业法律顾问业务研究委员会委员

业务方向：知识产权、不正当竞争