律师谈“技术交易与维权”

2014年第05期    作者:钱晔文 钱军亮 沙海涛 商建刚等    阅读 7,770 次

本期主持：  钱晔文  市律协会展业务研究委员会主任、上海欧申律师事务所律师

嘉        宾：  钱军亮  上海市华诚律师事务所律师

　　　　　沙海涛  市律协知识产权业务研究委员会委员、上海脱颖律师事务所律师

　　　　　商建刚  市律协信息网络与高新技术业务研究委员会主任、北京大成（上海）律师事务所律师

　　　　　朱晶晶  市律协会展业务研究委员会委员、上海市华诚律师事务所律师

　　　　　仲    奕  市律协知识产权业务研究委员会委员、上海市润和律师事务所律师

　　　　　王婉怡  上海欧申律师事务所律师

　　　　　刘民选  市律协知识产权业务研究委员会副主任、市律协会展业务研究委员会委员、上海市锦天城律师事务所律师

　　　　　吴民平  市律协知识产权业务研究委员会委员、上海市海华永泰律师事务所律师

　　　　　瞿    淼  市律协信息网络与高新技术业务研究委员会委员、北京市金杜律师事务所上海分所律师

　　　　　沈    丽  市律协信息网络与高新技术业务研究委员会委员、上海汉路律师事务所律师

文字整理：  林利黛

 

        钱晔文：正值第二届中国（上海）国际技术进出口交易会配套研讨会召开，暨上海市律师协会知识产权宣传周活动，今天律师们一起就技术交易法律问题作深入探讨与跨界交流。随着技术贸易开展，由技术转让合同产生的纠纷越来越多，我们首先来谈谈在合同的协商、订立过程中应该注意哪些事项？具有哪些风险点？

 

        钱军亮：在履行技术合同中对于改进技术会有相应技术取得的问题。

        1. 关于改良技术

        一般理解改进技术是对原技术做出改进或者改良活动以后，产生技术上进步都可以纳入改进技术，通常来讲就有两种可能性，一种可能性是通过改良活动以后产生重组性的技术，通过改良以后完全独立创造新技术。就此而言，法律并没有明确是重组技术还是完全的独立技术，是否通过改良活动形成的技术都可纳入改进技术范畴。

        2.关于新技术的归属

        通常在合同中对最终改进技术的归属有约定。根据《合同法》和最高院司法解释，在合同当事人对改进技术归属没有约定的情况下，对其归属也有原则性规定。但是到底对哪些技术推动改良活动产生属于改进技术范畴，就这一点在业务中碰到过类似争议，在起草合同文字过程当中需引起注意。在改进技术范畴中经常会遇到回授条款效率的问题，《合同法》、包括《技术进出口管理条例》，对于有关非对等单方面回授是禁止性的规定。

        通过技术合同产生改进技术，期间会碰到改进池的问题，某一技术所有人，把技术同时许可给多个受让人，后者或与出让人共同改进产生新的技术，或同时纳入所谓改进池或者专利池，分享改进技术成果，这就涉及到提示披露。因为作为技术合同具有相对性，作为被许可人只可以向相对方（许可人）要求继续使用改进技术。无法知晓权利人和其他的被许可人之间产生的改进技术，对此合同有关披露义务需要作明确界定。

        技术合同双方在中外合作企业经营合同，以及所签的有关技术许可的附属文件中常约定，只要属于外方提供核心技术的改进部分产权一律归属外方，涉及包含《合同法》第329条规定的禁止妨碍技术进步的合同条款规定。但若双方约定，技术由合作企业所有，合作企业嗣后可通过回授方式转让给外方，中方在此案中提供辅助性技术，便产生了对等的条件（辅助性技术需归中方）。

        司法解释禁止双方非对等的方式进行技术回授的规定。一般外方提供核心技术，中方提供核心技术以外的一些辅助性技术，技术实际改进人可能是中方、外方，或合作企业。司法解释进一步规定了“不对等”的几种情况，如属一方自行改进技术，对方不可无偿获得独占使用权。

  

        沙海涛：对企业而言，知识产权非常重要，如在交易过程中知识产权调查部分没有做好，或未做到专业，损失将非常巨大，极有可能导致整个交易失败。

        1.知识产权尽职调查的目标

        随着中国企业走出去步子越来越快，越迈越大，最初资源性收购转向技术类收购，技术类占交易额比重非常大。从买方角度：须确认目标公司知识产权、所有权、归属状态及权利内容；确认公司产权、所有权、归属状态、权利内容、确认权属关系有无瑕疵和法律问题，确认对企业业务的贡献度和在行业的竞争力，还要对资产进行评估，要预测潜在的专业风险。

        卖方的角度：主要通过知识产权销售实现价值最大化，最大限度地减少出现买方存在潜在欺诈，或失去陈述责任，还要规避第三方可能提出的一些要求。

        2.调查的对象

        作为律师要调查所有调查权项，除知识产权外，还涉及到不正当竞争、技术秘密。对此要分两大类，一类是与商誉有关的，商标、商号、企业名称等等，还有传统技术领域的域名、发明、实用新型、外观设计、著作权等。要对各项权限作具体调查：

        首先是所有权归属，是否企业所有？专有或共有，抑或仅有使用权？如权利是第三方所有，则需考察许可方式，许可方式不同直接影响权利行使。

         还有地域性调查，知识产权有地域性，专利只在特定区域内有效。关于时效性调查，如一项发明专利在中国保护时间20年，期间要续费和维持权利，发明经过15年，剩余5年时间价值如何评估？其中可能有很大的空间。

 

        商建刚：对技术交易合同审查中的几个要点须报以足够重视。

        一些技术可能在国外申请了专利，但在我国还没有申请，希望把所谓的专利申请权交给中国公司，律师在起草合同中不仅要考虑到中国申请专利，还要想到此技术可能要到国外申请专利，反销到外国。但若技术不成熟，花钱申请专利便没有价值，这些问题是律师服务过程当中应为当事人作的思考。

        律师首先与技术方进行了充分的沟通，对国内可能涉及的侵权主体有一概念；其次确定关键词；再次锁定某些产品，在项目上进行检索。从多篇专利检索报告筛选出重点专利进行内容分析、等同分析和文意分析，最后认定涉及侵权的内容，提出规避方案。若相关专利内容涉嫌无效，采取相应措施。

        约定许可的许可费计算方式有多种，一种方案是查账，合同法约定有关会计账目计算方法，国外已有一些公司专门做资产许可收费、记账、监管，中国尚没有此类企业。而且这一类许可合同的约定当中存在大量的不规范。

        二是审批过程产生的问题，涉及进出口首先到银行办结汇，然后向科委报审批做结汇手续，如企业没有技术进出口权还需寻求相应的代理公司。许可合同在履行过程中基于新的情况，可能产生新的许可费用，每年许可费调整需重新备案，而结汇依据的合同可能与备案的合同不一致；此外，一方希望调整收费主体也会存在再次审批的过程，发生纠纷易出现多份合同不一致的情况。

 

        朱晶晶：技术交易合同谈判技巧的经验、心得积累交流。

        1.谈判之前的准备

        谈判准备不仅仅是律师需要做的，包括客户、整个谈判组，在进入重大项目谈判之前，都要做好：

        （1）信息收集

        将来签订合同交易对象公司背景情况。公司收购当中通常有尽职调查阶段，重大项目谈判之前，虽然不需要做到尽职调查那么详细，但也是需要对于对方公司背景进行一定了解，如公司投资方、关联公司。要对公司背景，包括其组织架构有一定了解，以高效的应对谈判中的情况变化。

        在技术交易当中技术背景。对于一些技术，包括知识产权的背景信息收集也很重要。比如说专利持有者，是不是有许可的情况，背景方面的了解，在整个谈判过程当中也能够提高效率，以便做交易结构安排。如果公司不是专利的持有者，谈判的过程当中要进一步核实相关信息。

        （2）谈判人员组成

        首先确定谁来主要把握谈判节奏，谁来做最主要的决策。首先，此人要对项目最为熟悉，但未必职务最高，不建议最高职务者直接参与谈判，易造成谈判中的困境，使某些方面没有退路。宜具有较强的语言表达、心理素质好的人入选。

        其次确定辅助人员，包括商务方面辅助人员，或者技术方面辅助人员。配备一名律师，涉外方面配备翻译，翻译一定要对项目有很好的了解，让该项目上英文较好的人担任最为适宜。

        （3）谈判内容

        首先认清交易架构，其次规划项目流程，确定时间节点，如验收时候和付款时间，再确定合同条款，此时更多是律师的工作，最后双方对合同条款进行最终修改，基于大家谈定的交易价格和项目流程的基础上，从法律角度来框定一些双方的约定。

        2.谈判方面技巧

        其一，要分析谈判对手，了解其权限范围，以制定谈判策略。其二，确定角色分工，以便打破僵局，找到双方共同利益平衡点，化解双方立场问题。

 

        仲    奕：由软件合同谈技术合同履行实施。

        软件合同的重点一是许可模式。一种是标准软件权利人和境内子公司同时向最终用户直接许可。这种情况下通常和总承包方联合进行招投标竞标的；第二种模式境外母公司将基础软件和专业软件授权或者许可给境内子公司，再分许可给总承包方，总承包方最后许可给最终用户，这是一种跨境许可模式。

　　二是税务安排。在国内软件企业当中，对跨境许可存在支付和税务安排上的误区，当他收到总承包方支付款项以后，通常企业会开具一张简单的增值税发票，进行单一的税制抵扣然后结账。这种通常情况下会受到税务局罚款，软件产品、第三方软件产品、技术服务都适用不同的税率、税种。之前技术服务是适用营业税，营改税将之改为6个增值税，软件产品是自发研发产品应该是17%，其中至少应该区别服务和产品。为了避免此类情况，经验是支付和税跟合同走，重点是介绍交易框架和许可模式。必须仔细的去审查软件合同标的，软件合同标的分为两类：一类服务，第二类代码文档，这种分类法 一是解决了税务方面安排；二是解决合同履行问题和知识产权问题。

        第三是共有知识产权的问题，在这一交易模式当中，无论软件供应商还是总承包方在谈判委托开发软件，或者履行合同时，都称专有知识产权。但大部分情况下，是共有知识产权。现暂不主张双方在这种情况下共有知识产权。原因是无论对于软件供应商还是总承包方对于共有知识产权都不能单独实施。简而言之，如共有者不能单独使用知识产权，宁可在条款上作部分让步，让对方单独使用知识产权。

        最后，大部分技术交易合同都是需要进行融资，通常采取上市的模式，在这种模式下，不建议用高比例违约金，在配合上市辅导过程当中，高额违约金意味着风险不可控，谈合同的时候须尽量把可预见的损失写明在合同当中。此时尽可能多的替代履行方案显得更为合理。

  

        钱晔文：前面各位都谈了技术交易合同的订立、履行等，下面我们再来谈谈技术交易维权的法律实务。

 

        王婉怡：知识产权交易中应小心“搭售”的问题。

        2004年微软收到欧盟巨额罚单，因其在销售操作系统软件的同时搭售媒体播放器，两个软件当时作为一种捆绑，最终罚款高达4.97亿欧元。

        1.搭售的构成

         如果买操作系统软件必须同时买媒体播放器软件，就构成一种强迫，微软在操作系统市场里构成垄断，如果你不用其媒体播放器软件，就符合技术便利或商业便利，就产生所谓强制。

        搭售的概念强调供应方要有一定的市场地位，利用垄断地位的商业行为是否合法我们要考虑的。此时采购方可能存在被强迫，不接受搭售可能得不到所需商品，构成主观上的被迫性，这是区别法律上的搭售和通常捆绑销售最主要的要件。

        最后，不同产品捆绑产生了不合理性。如果两个产品捆绑在一起，是为了提高产品性能，使技术的使用更便利，更有效率，更符合商业原则，此类捆绑认为消费者是可以接受的。

        2.搭售的表现形式

        表现形式可以用几方面分类，如通常有设备搭售售后服务、（专利）方法搭配材料；横向搭售，包括相同性质知识产品的搭售、不同性质知识产权的搭售。这个是比较学理的分法，还有一些隐性的搭售，排除消费者对于第三方提供商品的选择权。

        搭售行为比较集中地体现在技术、专利许可，如作为被许可方，处理合同时要关注合同是否存在不适当的附属义务，或者不适当的附属条件。如购买销售方其他的一些服务、必备零配件之外的商品，

        对于一个搭售行为做一个合法性评价的原则是合理性原则，捆绑是否产生技术上、商业上一种合理性，如果没有则可能有法律上的规制。规制搭售的法源包括对之有严格限制的美国法，国际公约包括《知识产权国际公约》，中国法上的规定可见于《合同法》、《反垄断法》、《技术进出口管理条例》、《反不正当竞争法》，以及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案例适用法律若干问题的解释》。这些部门法构成统一体系，在我国形成了一个对知识产权领域限制性交易行为的规制。

 

        刘民选：专利侵权认定和普通意义上的侵权认定不同，存在是否构成侵权行为的时间和法律节点。

        发明专利分为申请日、公布日、授权日，在这几个时间节点，对于专利权人来说意义不同，根据我国专利法申请在先的原则，发明专利申请日赋予专利申请人排他的申请权。对于发明专利公布日法律有明确规定。第三个时间节点是授权日，字面理解是法律上完整的授权。

        在三个阶段的法律含义下，如何认定侵权？发明专利申请日到发明专利公布日，生产、销售或者使用了同一产品，有没有构成侵权？在发明专利申请日之后生产的；在发明专利公布日销售的；在发明专利授权日还在使用的，如果对于同一个产品是不构成侵权的，这在最高院有相关案例，有具体解释，事实上其中还涉及行为的因素。

        在对法律理解和法律认可的情况下，我们技术交易才有准确把握。在时间节点下对应的一个专利具有的稳定性，一般人来说申请之后可以做哪些事情，我们技术交易当中如何评估对方交易的情况。

 

         吴民平：展会知识产权维权需让证据说话。

        1.维权的基本证据

         维权时的基本证据分成三种类别：

        权利证据———四海家具公司对家具外观进行外观设计专利的申请和保护。手握的外观申请专利，成为诉讼中“最硬”的证据。

        侵权证据———展会中发生了何种侵权行为？除把侵权行为固定下来之外，还要分析侵权结果，后者通常不易认定，但是对定性有着非常重要的作用，因为会影响到案件金额认定和定性。

        索赔证据———侵权行为造成多大伤害？是直接的还是间接的。通常情况下很难证明损失与获利，法定赔偿由法官裁量，新《商标法》把法定赔偿额调整到300万，在此范围之内法官可以自由裁量。

        2.证据的取得

        发现其他参展企业存在侵权行为，可以有几个选择：公证取证，经过公证采集到的证据效力最高。当事人在有选择的情况下尽可能做公证。诉前证据保全，短短三天时间取证，很多情况未来得及联系公证员就已经撤展，但诉前证据保全可以解燃眉之急。申请法院调查，取证时间非常有限的情况下如何保证取得相应证据？此时需要法院的调查令。申请行政机关取证，广义的取证机关，如进行的知识产权执法的公安局经侦大队，可以作为非常重要的取证主体。

        3.竞争中当事人需要注意的问题

        展会特点是产品、人员、时间比较集中，要在这样一个场合解决问题有客观上的难度，首先建议确定保护方案，发现侵权迹象马上以维权方案应对。二是展会过程当中进行信息收集，哪几家同行卖同样产品，哪些产品在技术方面存在侵权，条件允许时通过公证的手段买回侵权产品，以便取证。三是沟通，包括与律师、技术人员、相关部门（如版权局、专利局、工商局）在合法范围之内沟通。四是在展会之后对证据进行评估，按照律师安排有序有选择地进行释放，然后确定索赔方案。

        总而言之，展会当中维权，一定要让证据来说话，也应适时地让律师来说话。

 

        瞿    淼： 技术交易涉讼案件的应对应“找原因、抓重点、重形式”。

        1.争议的原因

        首先合同订立环节出现问题，尽职调查不充分是最常遇到的、引起所有纠纷的问题。如大众集团、宝马集团竞购劳斯莱斯汽车公司，最终大众以8亿美元价格将劳斯莱斯收入囊中，而最终将劳斯莱斯车推到市场上的是宝马。大众购入劳斯莱斯所有技术工人生产线，但收购范围里并不包括劳斯莱斯商标。而掌握商标权的宝马以大众收购价的1/10买入商标。所幸双方握手言合，2003年之后宝马获得一揽子劳斯莱斯汽车知识产权。

        2.重点争议

        近年来大量中国公司赴境外采购技术，而在付款期限上遇到限制。外方律师起草合同，签订合同5日内付清款项，实施过程中发现由于外汇政策，企业面临一系列手续，5日内无法完成付款义务，完全不切合我国实际。

        其次，合同履行过程中一方反悔，或者对合同条款理解不一致，或者出现形势变化，包括经济的变化、政策的变化、有第三人出来主张权利、公司经营出现问题，暴露出之前被遮掩过去的问题，都是产生纠纷的原因，当然还有恶意的情况。

        3.纠纷解决

        纠纷解决需注意有相关条款，诉讼、仲裁、ADR（替代性争端解决方式），或其他的解决方式。

        关于管辖，如合同指定管辖法院为美国法院，可能面临对方在美国无可执行财产，相应判决在中国又得不到承认的问题；而仲裁条款非常灵活，对选择仲裁方式一定要充分利用仲裁提供给我们的灵活性。

        此外，争议解决方式决定证据收集方式，首先考虑证据的作用，再思考如何收集和固定。需强调养成证据的意识，律师发传真，要把传真发送报告归集，法院寄出的EMS，要将EMS单归集，固定有形的证明；电子证据大量通过电子方式完成，电子邮件等方式有没有得到仲裁时候的认可，有没有办法将来得到有用的证据，包括意外的证据，都是事先应当确定的。最后，涉及于域外的证据，要有该国的公证、认证手续。

  

        沈    丽：在广义的技术交易概念下，技术合同的高发案例集中在技术服务合同和技术委托开发合同。

        从市场或者诉讼实务的角度来看，技术开发合同涉及的主体，IT企业占较大部分。顺着这一思路，较著名的案例有2012年北京某涉IT服务的技术合同纠纷案件，某软件公司向某科技型企业提供技术服务，合同交易金额40万，技术服务内容主要涉及源代码开放和技术服务，案件诉讼过程当中，科技型企业提出反诉，请求要求合同解除。

        法院争议焦点主要集中在：合同约定“合作方是某软件公司向某科技型企业开放某源码和甲方现有的服务知识产权，产品知识产权仍归甲方所有”，对于此条款，软件公司认为开放源代码属于提供技术服务，而科技型企业认为提供源代码区别于提供技术服务。

        判决未支持某科技型企业提出的合同解除诉请，理由是合同中没有约定合同解除条件，据此法院根据《合同法》判断是否适用法定解除，而合同实施源代码开放或实施服务未规定履约期限，合同履行期限长达三年，法院认为虽然某软件公司未完全提供源代码，且没有提供相应服务，但作为接受方某科技型企业可要求提供服务这一方继续履行合同。

        此案中，就合同的措辞、履行期限等反映出来的问题值得律师借鉴。

  

        钱晔文：今天的交流很有意义，感谢各位律师各抒己见、集思广益的讨论，谢谢大家。●

        （本文内容根据录音整理，为嘉宾个人观点。研讨会详细内容可参见东方律师网。）