英国法院：仲裁协议非缔约方是否 受仲裁协议约束的法律适用问题

2022年第01期    作者:上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）商事仲裁研究中心    阅读 2,414 次

编者按：在存在法律冲突的情况下，就如何找到适用于案件中某个问题的准据法，一般包括三个步骤：对争议问题进行法律识别、选择对该法律问题设定“连接点”的冲突规则、根据该冲突规则确定该法律问题应当适用的准据法。如果就合同中的仲裁条款是否约束非缔约方这一法律问题存在法律冲突，应当以哪一法律来作为解决该问题的准据法？是仲裁条款本身的准据法，还是将该非缔约方与载有仲裁条款的合同联系起来的法律关系所依据的准据法？这不仅是国际仲裁的理论难点，而且若这两种法律规定截然不同，还会直接影响商事主体在组织权利主张、制定诉讼/仲裁策略方面的实际考量。1月，英国上诉法院作出[2022] EWCA Civ 51号判决，对英国冲突法下如何解决上述问题进行了分析讨论。本文现对本案进行译介，以供仲裁理论实务界参考。需特别说明的是，本文内容仅供学习交流，不代表上海国际仲裁中心及其仲裁庭在任何案件中的法律意见。

一、案件背景

本案涉及的是两名上诉人（一审原告，除特别说明外，以下统称“上诉人”）与八名被上诉人（一审被告，除特别说明外，以下统称“被上诉人”）之间就被上诉人是否侵害和假冒了上诉人持有的一个英国商标和若干欧盟商标产生的法律纠纷。涉案商标涉及“Beverly Hills”外观的图形商标和“Beverly Hills Polo Club”的文字商标，第一上诉人是商标的注册所有人，第二上诉人是第一上诉人权利的被许可人，两家公司都注册于荷兰，在美国都没有或曾经有过任何业务或与美国有联系。

本案的第八被上诉人Santa Barbara Polo & Racquet Club（以下简称“SBPC”）是一家成立于1911年的体育和社交俱乐部，在其业务中使用“Santa Barbara”标志，并且是一些与此相关的美国注册商标的所有人。本案的第三被上诉人是一家非营利性公司，拥有“Santa Barbara”标志的英国商标；第四被上诉人则是第三被上诉人知识产权的全球主被许可人，这些权利包括第三被上诉人的英国商标和“Santa Barbara”商标的其他权利。

涉案的“Beverly Hills”商标最初的所有人是一家名为BHPC Marketing Inc.（以下简称“BHPC”）的美国加州公司。上世纪90年代中期，BHPC与SBPC之间发生了纠纷，为了解决争议，两方于1997年6月31日签订了一份“共存协议”（co-existence agreement，以下简称“1997年协议”）。1997年协议对BHPC和SBPC各自使用对方的商标和对一些美国商标的所有权作出了安排，双方同意该协议可作为全球范围内协助商标和/或服务商标注册的证据，以表明同意使用双方各自的标志和/或注册这些标志。1997年协议的补充协议约定：与本协议有关的或由本协议引起的任何争议、纠纷或索赔，应根据美国仲裁协会的规则，在美国加利福尼亚州洛杉矶市通过仲裁解决；对仲裁裁决的任何判决可在对双方有管辖权的任何法院进行；本协议应根据加利福尼亚州的法律进行解释和管辖，并排除其法律冲突条款；本协议对双方及其子公司、代表、继承人、管理人、继受人、受让人、被许可人、分销商、批发商、客户、分包商和其他在一方许可下生产、销售带有该方上述任何标识的商品的人具有约束力。

2007年和2008年，BHPC将涉案商标转让给另一家美国公司BHPC Associates LLC，后者又转让给另一家美国公司BHPC International LLC。2009年，涉案商标被转让给第一上诉人。上诉人称其在接受商标转让时并不知道1997年协议的存在，直到2013年4月，上诉人才意识到SBPC已经申请注册了“Santa Barbara”标志的共同体商标并被告知存在1997年协议。随后，SBPC向上诉人提供了一份1997年协议的复印件。

2015年，第一上诉人向墨西哥商标局申请注册一个商标并希望向该局表明该申请得到了SBPC的支持。经过第一上诉人与SBPC的沟通，SBPC向墨西哥商标局出具了一份单方同意书，其中提到第一上诉人通过其前身实体和SBPC订立了1997年协议，根据该协议，SBPC同意此次登记并承认第一上诉人有权在墨西哥使用和注册“Beverly Hills Polo Club”和“Beverly Hills”标志的商标。但是，第一上诉人并未对其是1997年协议缔约方的说法予以认可。

二、双方之间的争议和一审法院意见

2020年6月，上诉人向英国高等法院知识产权企业法庭提起诉讼，指控被上诉人在英国和欧盟销售的商品上使用“Santa Barbara”标识构成侵犯和假冒“Beverly Hills”商标。上诉人认为被上诉人对“Santa Barbara”标识的使用是在未经其授权的情况下发生的，并声称：第一，上诉人不是1997年协议的缔约方；第二，上诉人在接受商标转让时不知道1997年协议的存在；第三，根据关于欧盟商标的第2017/1001号条例第27（1）条和先前条例中的相应条款，以及英国《1994年商标法》第25（3）（a）条，在上诉人接受商标转让或许可时，1997年协议对其没有约束力。

被上诉人则根据英国《1996年仲裁法》第9条申请法院中止诉讼程序。被上诉人根据美国加州法律提出两个理由来支持他们的中止申请：第一，根据加州法律，上诉人作为商标的受让人，受1997年协议的约束；第二，由于上诉人系依据1997年协议来获得被上诉人对其墨西哥注册商标的同意书，根据加州法律的衡平法禁止反言原则，上诉人应当受到1997年协议仲裁条款的约束。

2020年10月，知识产权企业法庭的Hacon J决定中止本案的诉讼程序。他认为，从以下三方面来看，1997年协议中的仲裁条款对上诉人有强制执行力：第一，根据英国法，上诉人通过在2015年与SBPC之间的通信往来已经成为1997年协议的缔约方；第二，上诉人是否受1997年协议中仲裁条款约束的问题应该由加州法律决定，而根据加州法律专家证人的意见，在加州法律下，商标共存协议中的仲裁条款是附属于美国或非美国商标的一种法律责任，这种责任随着商标的转让而转移并对受让人具有约束力，而不论受让人是否知道共存协议本身；第三，上诉人曾向墨西哥商标局提出过他们是1997年协议的一方，而其在本案中提出的商标侵权和假冒的主张实际来自于1997年协议约定的义务或与之不可分割地交织在一起，进而根据加州法律的衡平法禁止反言原则，上诉人不得否认他们受1997年协议的约束。上诉人认为Hacon J的认定错误，遂向英国上诉法院提出上诉。

三、上诉法院意见

由Lewison LJ、Macur LJ和Snowden LJ组成的审判庭对上诉进行了审理。在听取各方意见后，上诉庭就Hacon J的上述三点法律意见逐一作出了分析意见。

第一，关于上诉人是否已经成为了1997年协议的缔约方。三位上诉庭法官一致认为，谁是仲裁协议的缔约方是一个实体问题，取决于缔结争议合同各方的法律共识。根据英国的冲突法规则，这一问题应根据合同的准据法来确定。在本案中，1997年协议的准据法是加州法，但由于被上诉人并未主张上诉人是1997年协议的缔约方，因此在上诉人是否已经成为该协议的一方以及如何成为该协议一方的问题上，双方都未提供加州法律意见。在此情况下，Hacon J不应直接按照英国法律来作出认定。但是三位法官也一致认为英国《1996年仲裁法》第9条第1款并未规定中止诉讼程序的申请仅能针对仲裁协议的缔约方提出，故尽管上诉人不是仲裁协议本身的缔约方，被上诉人仍有权对其提出中止诉讼程序的申请。

第二，关于上诉人是否受1997年协议中仲裁条款的约束。上诉人认为，根据英国冲突法（Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws, 15th）规则135，判断其是否受1997年协议中仲裁条款约束所适用的法律应是与涉案商标权有最密切联系的英国法律和欧盟法律；被上诉人则认为，根据前述规则64，应当适用当事人约定的仲裁协议准据法，即加州法律。对于这个问题，三位大法官的意见存在分歧：

Lewison LJ和Macur LJ认为，就上诉人是否受1997年协议中仲裁条款约束，在英国冲突法下，即使不是一个仲裁协议的解释问题，但也可以被归类为仲裁协议的范围或效力问题，而非商标受让人在商标转让情形下的实体权利义务问题——前者涉及仲裁协议的法律适用，是一个合同法问题；后者涉及争议实体的法律适用，是一个财产法问题。显然，与上诉人在本案中所主张的受让商标最密切联系的法律更像是争议的实体法，而非仲裁协议的准据法。英国冲突法的基本原则是管辖仲裁协议效力的法律可以决定谁是仲裁协议的一方，其自然也可以用于确定非仲裁协议的签字方是否受仲裁协议约束。在本案中，仲裁协议的各方明确选择加州法律作为包括仲裁条款在内的合同准据法，因此加州法律是决定谁可以成为仲裁协议一方的法律起点。在此基础上，Lewison LJ和Macur LJ认为Hacon J适用加州法律来判断1997年协议中仲裁条款对上诉人有无约束力是正确的。

Snowden LJ则认为，由于上诉人不是1997年协议的缔约方，故无论如何解释1997年协议，都无法直接认定上诉人是否受到包括仲裁条款在内的协议条款约束，这也导致基于合同机制的规则64，即以仲裁协议准据法来判断仲裁协议在当事人之间是否成立和生效的冲突法规则在本案中无法适用。根据Egiazaryan v OJSC OEK Finance [2017] 1 All ER（Comm）案的先例，如果要将不是仲裁协议缔约方的一方加入到仲裁中，那么不能把仲裁协议约定的准据法直接作为确定这一方是否受仲裁协议约束的准据法，而应该着眼于仲裁协议以外的其他法律因素，找到与这些因素有关的法律，来确定该方是否基于该等法律规定的代理、转让或继承等规则而受到仲裁协议的约束。在本案中，将上诉人与1997年协议中的仲裁条款联系起来的主要因素是其接受了商标的转让，因此应该将这一法律问题识别为：将商标转让给上诉人是否具有使上诉人受1997年协议中的仲裁条款约束的效力。鉴于此，Snowden LJ认为基于英国关于商标权利转让的冲突规则，既然1997年协议中与受让商标有关的实质条款是约束上诉人应该受商标权利的准据法，即英国和欧盟法律管辖，那么上诉人是否受同一协议中的仲裁条款约束自然也应受该等法律管辖。鉴于此，Hacon J适用加州法的观点属于适用法律错误。

第三，关于加州法律的衡平法禁止反言原则。上诉庭三位法官一致认为，上诉人2015年在墨西哥的行为与他们在当前诉讼中提出的主张毫无关系，Hacon J法官也没有进一步解释其相关性。事实上，第一上诉人当时实际所做的只是获取并依赖SBPC的单方同意书申请在墨西哥注册商标，但没有寻求以1997年协议本身作为SBPC同意的依据，而且同意书中的陈述实际上只代表SBPC，内容也是含糊不清的。此外，上诉人在本案诉讼程序中的索赔依据并非1997年协议的任何约定，其是依据商标所有权人的法定权利提出索赔，相反是被上诉人试图根据1997年协议的条款提出上诉人应当同意和遵守仲裁义务的抗辩。根据加州法律，衡平法禁止反言的基础侧重于被指控禁止的一方的行为，故仅以被上诉人依靠合同提出抗辩并不能成为对原告适用衡平法禁止反言的理由。综上，三位法官一致认为Hacon J在这一点上适用法律错误。

最终，尽管上诉庭三位法官认为Hacon J在认定上诉人是否已经成为1997年协议的缔约方、认定上诉人是否违反加州法律的衡平法禁止反言原则时存在适用法律错误，但由于多数意见认同Hacon J关于适用加州法律判断上诉人受1997年协议仲裁条款约束，进而被上诉人有权依据《1996年仲裁法》第9条中止诉讼程序的结论，上诉法院还是以多数意见裁定驳回了上诉人的上诉。

四、简要评析

法律冲突是跨境交易经常需要面对的问题，而如何有效解决涉及管辖问题的法律冲突更是跨境纠纷争议解决的“门槛”问题。一般而言，在存在法律冲突的情况下，就如何找到适用于案件中某个问题的准据法，一般包括三个步骤：第一，对争议问题进行法律识别，将其进行定性或分类，归入特定的法律范畴；第二，选择对该法律问题设定“连接点”的冲突规则；第三，根据该冲突规则确定该法律问题应当适用的准据法。本案中，英国两级法院的四位法官运用上述方法，就应当适用何种法律来认定非合同缔约方是否受合同仲裁协议约束进行了分析。少数意见和多数意见的分歧聚焦在如何识别这一问题的性质上，多数意见认为这属于仲裁协议的解释、效力或范围问题，而少数意见认为这属于商标权利人的专属权利问题。在法院地即英国的冲突规则下，两种意见得出了截然不同的准据法结论，也增加了这一问题的法律复杂性。值得注意的是，本案经历了一审、二审，尽管上诉法院以多数意见驳回了上诉，但因为存在少数意见，本案有可能进一步上诉到英国最高法院，结果仍有可能存在变数。