商标侵权案件中涉外贴牌加工抗辩之浅见

2016年第06期    作者:贾婷、诸永琪     阅读 8,061 次

案情介绍

原告于某（以下简称“原告”）系“Roadage”的商标权利人，该商标核定使用商品第12类：陆地车辆刹车；（略）。2014年9月，宁波梅山海关查获浙江RD商贸有限公司（下称“被告”或“RD公司”）出口墨西哥的一批标有“Roadage”、“ROADAGE”、“图形+Roadage”标识的调整臂340箱2176个，原告收悉海关《关于确认进出口货物知识产权状况的通知》后立刻申请保护措施并提交了担保金，同时委托作者代理向宁波市北仑区人民法院提起商标侵权诉讼，诉请停止侵权、销毁涉案库存、经济损失赔偿人民币50万元。

争议焦点

本案经历了一审、二审程序，原告主张被告的行为符合我国《商标法》第五十七条第（二）、（三）项规定的侵犯注册商标专用权行为，被告则以其获得案外人墨西哥D工业集团有限公司（下称“D公司”）在墨西哥注册的“Roadage”商标授权后贴牌加工来抗辩侵权。因此，本案争议焦点为 1、被告的行为是否构成涉外贴牌加工行为； 2、涉外贴牌加工行为是否可以成为商标侵权的抗辩事由。

律师观点

对于本案被告提出涉外贴牌加工之抗辩事由，作者认为该抗辩缺少法律依据，且没有事实支持。主要理由有以下几方面：

首先，涉外贴牌加工行为是指境内加工方根据境外定作方之要求，将特定商标标识于商品上，并直接将商品出口境外。本案中，被告作为一家外贸出口公司其经营范围及实际经营均无法体现生产加工能力，更加缺少案外人D公司的委托加工授权证明如定作合同、代加工协议等。因此，被告的行为无法被认定为涉外贴牌加工行为。

其次，假设在被告的涉外贴牌加工行为成立的前提下，涉外贴牌加工是否就可以抗辩商标侵权，现在司法界对此颇有争议的，上海市有关法院观点认为当涉外贴牌加工行为中商标的使用发生在境外，且境内没有流通使用行为，则基于商标具有识别性，此时对境内相关公众不会造成混淆或误认，故该种情况下的涉外贴牌加工行为不视为我国《商标法》意义上的商标使用，不构成商标侵权。而浙江省有关法院的观点则认为： 1、涉外商标并未在境内注册，不受我国法律保护；2、商标使用不能做狭义解释，《商标法》及有关法律、司法解释并未对“相关公众”作地域限制；3、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》明确禁止侵犯知识产权的货物出口，涉外贴牌加工的商品亦不符合《海关总署令第30号（中华人民共和国海关对过境货物监管办法）》对“过境货物”的定义。因此，涉外贴牌加工行为作为商标侵权的抗辩事由于法无据。

综上，作者主张被告的行为本身不是一种涉外贴牌加工行为，其次，假设前提成立的情况下，该抗辩理由仍缺少法律依据。截至二审裁判作出之日，最高院仍未出台针对“商标使用”、“涉外贴牌加工”等出台进一步的解释。

贾婷

上海沪慧律师事务所律师

业务方向为知识产权、公司事务。

诸永琪

上海沪慧律师事务所律师

业务方向为知识产权、合同纠纷、劳动争议。