“试验性使用”豁免原则的利益平衡： 审视美国司法裁判和立法规则的变迁路径 （上）

日期：2013-01-14     作者：姚颉靖 彭 辉

一、问题的提出

“试验性使用”豁免原则的适用是一柄双刃剑。其存在的根本目的在于通过对专利垄断权的限制，鼓励和促进新技术的研究和开发，达到社会科学技术的整体发展。国内外同仁论述“试验性使用”豁免原则的文章不在少数，其中部分学者结合实务经验所进行的论述极为详尽。国家知识产权局在对“试验性使用”豁免原则进行了进一步的说明的同时，也将其视为不侵犯专利权的特殊情况引入《专利法》第三次修改草案。对此，学界同仁大多予以支持，并提出深刻的见解。同时,也有不少学者持不同意见。对此，笔者试图从历史发展的角度，结合美国不同历史发展时期的经济特点，对“试验性使用”豁免原则在美国司法、立法层面的嬗变过程进行详细的梳理，以期对“试验性使用”豁免原则在中国立法、司法上的合理应用有所裨益。

       二、“试验性使用”豁免原则在美国司法实践中的演进

        “试验性使用”豁免原则在美国司法领域的适用经历了从严格解释—宽松解释—再严格解释的三个发展阶段。

        （一）初创阶段（19世纪）：严格解释

1、时代背景素描：从自由资本主义向垄断资本主义过渡

按照法经济学的观点，国家如何利用司法工具进行社会资源的配置与经济发展状况有密切的联系。19世纪的美国主要经历了英美战争、南北战争等历史事件，完成了从农业国到近代工业国家的演变，并向垄断资本主义开始过渡。这是美国经济发展史上的狂飙时期。与此同时，自由资本主义发展为典型的现代化企业组织、托拉斯国家，出现了普尔、托拉斯、控股公司等现代化组织，进入了现代资本主义即垄断资本主义的发展阶段。这一时期的经济发展趋势决定了美国国家经济政策天平逐步倾向于垄断资本主义企业，也就是掌握大量专利的大型商业企业，而对社会整体经济技术发展重视程度有所减轻。

        2、判决要件的型塑：“试验性使用”豁免原则的确立

早在1813年，美国法院就在Whit-temore诉Cutter一案中首次确立“试验性使用”豁免原则。判决书中，Story法官将“试验性使用”定义为“仅为试验，或检验机械的实际效能能否产生预期的效果，而对专利发明进行的试验”，认为“行为人不能因上述行为就需要承担法律的惩罚”，据此判决被告因“获利目的”而制造原告专利机械的行为不适用“试验性使用”豁免原则。随后，在Sawin诉Guide一案中，Story法官再次重申其在Whittemore诉Cutter一案中的立场：“如果仅仅为了获利目的，而无哲学试验的目的，或无为检测产品的效能和精确性的目的，那么制造专利机械的行为是侵犯专利权的行为。”同时进一步强调,“制造专利机械的行为必须具备侵犯专利权的意图，并剥夺了专利权人合法的利益”。在随后的案件中，“试验性使用”豁免原则的适用界线被不断明确，不断充实。在Byam诉Bullard一案中，法官认定“若未在专利侵权中获利的，那么就假定此行为未造成损害”。在Pop-penhusen诉Falke一案中明确认定，仅仅为满足试验爱好，或好奇心，或乐趣，而使用专利技术的行为适用“试验性使用”豁免原则。在Akro Agate Co.诉Master Marble Co.一案中,法院认定，“被告仅仅为了检验专利器械的有用性，而使用专利器械进行试验的行为不构成侵权。”

从这一阶段的大量案例可以发现，法院明确确立了适用“试验性使用”豁免原则的要件。“试验性使用”豁免原则从诞生之日起就将行为的“目的性”和“结果性”作为判断是否能够获得专利侵权豁免的两个标准。只有在同时满足以下两个目的性要件中的一个（即试验没有主观“获利”目的———“获利目的”标准；或为检验、确认专利发明的真实性及精确性）以及一个结果性要件（即专利侵权行为不得给专利权人的利益造成损害———即“实际损害”标准）的条件下，才可以适用“试验性使用”豁免原则得到专利侵权豁免。

除此以外，部分案例还进一步采用“行为人社会性质”标准作为检验行为是否有“获利目的”的依据。司法判决认为，只要是商业公司就具有一定的获利性，所以不适用“试验性使用”豁免原则。相反，非赢利机构（如学校、政府机构）的试验行为可以适用“试验性使用”豁免原则。

但“试验性使用”豁免原则在适用中仍存在一定解释界线的模糊，例如：何谓“赢利目的”？行为人的社会性质是否可以成为判断其行为性质的唯一标准？判断标准是否比较单一？

         （二）发展阶段（19世纪末—20世纪中叶）：宽松的解释

        1、经济背景分析：自由经济时期的复兴

        19世纪末至20世纪中叶，在美国内战结束后的60年间，美国经济现代化和工业化构成人类历史上空前壮阔的画面，被认为是美国经济和社会历史发展中最光辉的60年，经济的快速发展成为其主要特征。19世纪后半期的美国经济，被认为是最接近“完全竞争”市场模式的体制。在这种经济中，市场作为主要的协调机制起作用，经济决策权分散在数量甚多的当事人手中。此时“自由竞争”政策决定了法院更注重社会的整体科学进步，国家运用较宽松的司法工具约束市场经济人的行为,通过对专利权人保护力度的降低，鼓励其他市场竞争者参与竞争，达到市场整体资源合理的配置。

2、判决标准的改良：“试验性使用”豁免原则的转型

与初创阶段相比，自20世纪中叶开始，适用“试验性使用”豁免原则的判断要件开始松动。在Dugan诉Lear Avia一案和Chesterfield诉United States一案中，法院认定，“只要没有证据证明其直接从出售专利发明中获利，那么商业性机构进行试验的行为也可以适用‘试验性使用’豁免原则”，“如果行为人没有制造或销售任何专利产品，那么行为人使用专利产品的行为就带有试验性使用性质”。据此，可以看出，尽管商业性机构进行使用他人专利产品进行试验的领域与其自身经营的领域相同，只要未直接从他人的专利中直接获利，即使商业公司为了提高利润而对他人享有专利权的专利发明进行的试验也可以认定适用“试验性使用”豁免原则。

        与初创阶段的“试验性使用”豁免原则相比，此时司法判决标准发生了一些变化：首先，改变严格的“行为人社会性质”判断标准。“行为人社会性质”判断标准不再“一刀切”，商业性机构非获利目的行为也可以适用“试验性使用”豁免原则。当然，商业性机构获利目的行为绝对不可以适用“试验性使用”豁免原则。其次，单纯的使用专利器械的行为不侵犯利权人的合法权益。最后，宽松适用“获利目的”标准。只要没有直接获利，仍可适用“试验性使用”豁免原则。当然，仍有部分法院判决认为，如果使用他人专利产品试验的结果使商业性机构生产出可以获利的其他产品，那么就可以认定商业性机构的行为带有“获利目的”，即间接获利性为不适用“试验性使用”豁免原则。可以看出，在此阶段，司法实践中适用“试验性使用”豁免原则的要件相对比较宽松。

        但作为以营利为宗旨的商业性机构，其经营行为不可避免都带有一定的“获利目的”。强行区分商业性机构的“获利目的”行为和“非获利目的”行为的方法过于理想化，在司法实践中的操作几乎是不可能的。

      （三）成熟阶段（20世纪中叶—至今）：再严格解释

        1、时代背景轮廓：后工业社会和信息社会的出现

         结束二战的美国，作为战胜国登上了资本主义世界的高峰。由于以原子能技术、宇航技术、电子计算机技术发展为标志的新科学技术革命的兴起，推动了美国经济高度现代化的发展。加上美国现代企业组织的新发展，国家和国际垄断组织的大量涌现以及跨国公司的迅速崛起，美国成为高度现代化的超级大国，并开始向后工业社会和信息社会转型。随着世界第一经济强国地位的确立，美国的专利政策也悄悄向主要社会经济支柱———跨国企业、垄断企业倾斜。

        2、判决标准的异位：“试验性使用”豁免原则的轮回

       自从20世纪中叶开始，司法判决开始严格解释“试验性使用”豁免原则的适用要件。在Pitcairn诉United States一案中，法院认为“即使是非商业性机构使用专利产品的行为也可以看作是侵犯了专利权人的潜在利益”，“为试验、评估、证明或试验目的，被告美国政府制造和使用原告Pitcairn享有专利的直升飞机的行为应当在传统的‘实验性使用’豁免原则下予以理解”，即“根据专利产品使用机构的合法性质，为试验目的，生产、制造他人的专利产品的行为不适用‘试验性使用’豁免原则”。即使行为人没有获得物质利益，只要未经专利权人授权，其制造、使用专利产品的行为都侵害了专利权人物质利益。

         对“获利目的”的理解不但不再仅限于商业性机构的获利行为，哪怕是非商业性机构为履行“合法的职责”，只要未经专利权人许可，而制造、使用专利产品的行为也被认为是带有“获利目的”，不适用“试验性使用”豁免原则。较之初创时期，此阶段的“行为人社会性质”标准更为严格。“行为人社会性质”标准作为判断行为人行为是否具有“获利目的”的依据，还进一步将非商业性机构的部分试验性使用认定为带有“获利目的”的行为。换句话说，只要行为人的获利领域与专利产品的所属领域相同，那么就认定行为人的试验性使用行为与行为人的利益之间存在一定的关联，因此不再适用“试验性使用”豁免原则。

        在Roche Product. Inc.诉Bolar Pharmaceutical Co.一案中,法院认定被告的行为———满足相关行政法律规定而对专利药品进行试验的行为，带有明显的主观“获利目的”，不适用“试验性使用”豁免原则，即使客观上是为了满足相关行政法规的上市申请条件而进行的试验。

        在Madey诉Duck University一案中，法院认定“无论一个特定的机构是否有物质上获利目的，只要其行为是为了促进其合法业务（包括教育和启蒙学生，提升学校的声誉，吸引专家学者等），而非仅仅是由于乐趣，满足好奇心或科学的要求，那么其行为就不适用‘试验性使用’豁免原则。而且，行为人是否为商业机构或非商业机构并不是决定性因素。”

        通过对这一时期案例的梳理，其具有以下特点：

         （1）对“获利目的”标准中“获利”的解释更加宽泛，不仅包括物质利益，还包括非物质利益；不仅包括直接利益，还包括间接利益。

        （2）增加不适用“试验性使用”豁免原则的种类。强调行为人试验性行为与其自有业务、职责的关联性，只要两者有重合点，就认定其行为带有“获利目的”。

        （3）可以适用“试验性使用”豁免原则的行为人范围进一步缩小。科研机构、政府部门的部分试验行为不适用“试验性使用”豁免原则。

这一时期问题的集中表现就是较枉过正，过度的限制“试验性使用”豁免原则的适用阻碍了科学研究机构（高校、研究所）和商业性机构（公司、企业）研究和开发的积极性，而科学研究机构（高校、研究所）和商业性机构（公司、企业）恰恰又是社会科技进步的主力军。严格适用“试验性使用”豁免原则固然会在短时间内保护专利权人的利益，长远来看，却给此后的科学研究者（包括改良专利申请人）的科研行为设置了几乎不可逾越的障碍，产生压制新专利、新技术的涌现，鼓励专利权人科研惰性的结果。从长远来看，对社会整体的经济发展是不利的。与此截然不同的，较宽松地适用“试验性使用”豁免原则不仅可以鼓励后来的科研人员改良现有技术，还可以激励专利权人不断创新，达到有利于社会发展进步的最终目的。专利权的法律设置有两个目的：保护专利权人的合法权益；利用专利权促进社会进步和经济进步。这两个目的没有孰轻孰重，必须要两者同时兼顾才可以使得社会利益最大化、社会资源配置最合理。（未完待续）●

（作者系同济大学经济与管理学院博士研究生）