浅论对专利法体系中 “同样的发明创造” 之理解

从一起涉外专利诉讼案谈起

2014年第12期    作者: 李隽松    阅读 6,403 次

　　一、案情简述

某来自欧洲的电梯行业巨头拥有多项中国专利权。该行业巨头依据其拥有的发明专利权同期对国内多家企业分别提起了专利侵权诉讼，其中一被告委托笔者作为其唯一代理人代理其涉及的专利侵权案（以下简称本案或该案）。笔者接受委托后，即对该案涉及的专利技术进行了检索，并发现了原告除涉案专利外，还拥有一件与涉案专利说明书完全相同，但权利要求书不相同的有效专利权。两项专利权皆通过PCT程序进入中国，并形成分案关系（为简洁起见下面分别对两项专利称为母专利和子专利）。经与被告技术总工慎重讨论并协商确定，笔者代表被告在积极应对诉讼的同时，对涉案专利提起了无效程序。该案最有意思的地方在于，经仔细分析，被告的代理人认为该两项专利的权利保护范围都不符合我国《专利法》第九条第一款中“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定，即违反“禁止重复授权”的原则。笔者在庭审和无效程序中根据整体诉讼策略分别作了重点不同的阐述。

　　一是原告涉嫌违反《专利法》第九条第一款的母专利的一项独立权利要求为：“一种升降梯，包括一沿导轨移动的轿厢，一沿对重导轨移动的对重，一组悬吊轿厢和对重的提索，以及一曳引机，曳引机包括一由曳引机驱动并与升降索接合的滑轮，其中曳引机位于升降井的顶部，在轿厢路径和其顶上延伸段所需升降井空间与升降井的一面井壁之间的空间之内，其特征在于：曳引机相对于其厚度具有一扁平结构，且滑轮的旋转平面平行于相邻的轿厢壁、升降井壁和对重导轨之间的平面。”

　　二是原告涉嫌违反《专利法》第九条第一款的子专利的一项独立权利要求为：“一种升降梯，包括一沿导轨移动的轿厢，一沿对重导轨移动的对重，一组悬吊轿厢和对重的提索，以及一曳引机装置，曳引机装置包括一由曳引机驱动并与升降索接合的滑轮，其中曳引机装置位于升降井的顶部，在轿厢于其路径上所需的升降井空间和/或轿厢所需的升降井空间的顶上延伸段与升降井的一面井壁之间的空间之内，其特征在于：曳引机装置相对于其宽度具有一扁平结构，且滑轮的旋转平面平行于相邻的轿厢壁、相邻的升降井壁和对重导轨之间的平面之一。”

　　经过庭审和无效程序两条战线的斗争，使法庭接受我方请求决定中止该发明专利侵权诉讼的审理，并迫使被告在无效程序认识到其赖以起诉的专利权的确存在瑕疵。

　　最终原告接受了调解结案——原告撤诉，被告同时撤销了专利无效程序。对比同期原告在全国各地发起的类似的专利诉讼，该案的结果是最好的，因为只有本案最终达成了调解，其他不同被告都以禁止生产涉案专利产品且赔偿原告的损失结案。

二、案情分析

　　对比分析以上母专利和子专利中所列出的各自独立的权利要求，可以知道两项独立权利要求的区别并不大，其前序部分文字虽稍有不同，但实质含义完全一样。因此，争议的焦点集中在权利要求书的特征部分：

　　首先，原告律师在庭审和无效程序中先是坚称，母专利中的“曳引机相对于其厚度具有一扁平结构”与子专利中的“曳引机装置相对于其宽度具有一扁平结构”含义是不同的，但在无法自圆其说后只能放弃坚持，承认虽然表述不同，但其实质含义是一样的。因为事实上对一个立方体曳引机而言，无论表述为“厚度”还是“宽度”实质含义是一致的，没有任何的实际区别。

　　其次，原告律师在庭审和无效程序中一直坚持母专利中“滑轮的旋转平面平行于相邻的轿厢壁、升降井壁和对重导轨之间的平面”和子专利中“滑轮的旋转平面平行于相邻的轿厢壁、相邻的升降井壁和对重导轨之间的平面之一”含义不一样，因而其覆盖的范围不一致。这也是本案中最大的争议焦点。

　　从文字表述上，“之间的平面”与“平面之一”的确是不同的，然而根据《专利法》第五十九条第一款的规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”母专利和子专利的说明书完全相同，从说明书和附图来解释权利要求的内容，可以很容易地得出在发明所描述的技术方案中，实质上无论是“之间的平面”还是“平面之一”都属于一组平行的平面，因而母专利和子专利的权利要求所要求的保护范围是一致的。当然，原告律师并不认同此点，反复强调在文字表述上“之间的平面”与“平面之一”是不同的，其含义也不一样，并且为自圆其说，进而认为“之间的平面”是“平面之一”的一种情况。换而言之，母专利的权利要求所要求的保护范围是子专利权利要求所要求的范围的一部分，子专利的权利要求所要求保护的范围完全包含母专利的权利要求所要求的保护范围。

　　原告律师如此坚持其观点，是与业界目前对专利法体系中“同样的发明创造”的理解有关。

　　毋庸置疑，“同样的发明创造”在中国的专利法体系中是一个非常重要的概念，在《专利法》及其细则中有多处体现。例如，除上述提及部分外，《专利法》第九条第二款规定：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人；《专利法》第二十二条中关于新颖性规定的“同样的发明或者实用新型”，实际上也是“同样的发明创造”的问题，甚至就是“同样的发明创造”的下位概念；《专利法》第二十九条在关于优先权的规定中，涉及到“相同主题”的问题实质上也是“同样的发明创造”的另一种表述方式，但其逻辑的外延显然更大。事实上，无论是“同样的发明创造”还是“相同主题”的规定，其根本目的就是为了体现各国独立的专利制度中的最重要的基本原则之一的“禁止重复授权原则”，即正如《专利法》第九条所规定的：同样的发明创造只能被授予一项专利。中华人民共和国国家知识产权局颁布的《审查指南（2010）》（以下简称《指南》）第二部分第三章6.“对同样的发明创造的处理”中更是指出“禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。”因此，禁止重复授权是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在。同样地，《专利法》第九条对“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”情况的处理，同样秉持了这一原则，即若“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的”发明专利申请方“可以授予发明专利权”。

　　然而，如何判断何谓“同样的发明创造”，即怎样判定多个发明创造属于同样的发明创造却并不是个简单的问题。

        首先，必须明确比较的对象。按照《专利法》第二条的规定，中国专利包括发明、实用新型和外观设计。很显然，同样的发明创造可能存在于两份以上的发明专利（申请）之间，存在于两份以上的实用新型专利（申请）之间，存在于两份以上的外观设计专利（申请）之间，存在于两份以上的发明和实用新型专利（申请）之间，但不可能存在于两份以上的发明专利或者实用新型（申请）与外观设计（申请）之间。

　　其次，必须明确比较的内容。有关外观设计的比较内容很显然是图片或照片，此处不赘述。但发明或实用新型的比较内容则复杂很多，因为其专利文件包括两大部分：说明书（包括附图）和权利要求书，两者的内容和法律意义并不一样。如业界所周知并实践的那样，在不同的情况和情形下比较是否“相同”使用的方法是不一样的：在判断新颖性时，如需判断是否为“同样的发明或者实用新型”，应将在后专利申请的权利要求书和在先专利（申请）的全部内容（即包括说明书和权利要求书，下同）进行比较（可参见《指南》第二部分第三章3.“新颖性审查”）；而在具体实施《专利法》第九条时，只需比较在先、在后或同日专利（申请）的权利要求是否相同即可（可参见《指南》第二部分第三章6.“对同样的发明创造的处理”）。很显然，第一种比较方法的判断要求更为严格。

　　业界流行的观点认为，按上述第二种方法，即使两项专利（申请）的说明书相同，只要其权利要求书的内容不同，即不存在重复授权的问题。正如《指南》第二部分第三章6.“对同样的发明创造的处理”中所指出的：“《专利法》第九条或《专利法实施细则》第四十一条中所述的‘同样的发明创造’是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求”；“判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同”。如此规定的原因当然是“为了避免重复授权”，然而笔者想质疑的是“权利要求保护范围不同的，是否所要求保护的发明创造必然不同？”

三、结  论

　　笔者认为，上面涉及的涉讼专利案例，已经非常好地说明了问题，即实践中所采用的“权利要求保护范围不同的，所要求保护的发明创造必然不同”的判断方法，并不能实现《专利法》所强调的不可重复授权的原则，目前的法律体系和实践认定是存在漏洞的。试想：如果采用原告代理人所坚持的观点，从文字上来看，相关权利要求书是不同的，即使是母专利权利要求的保护范围落后于子专利的权利要求的保护范围，然而其属于《指南》明确的“权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造”，这显然是同样的“权利要求保护范围”被保护了两次，仍然是重复授权的问题。进而推之，如果涉讼的两个专利为不同的申请人，因为母专利权利要求的存在（在先），很显然子专利的权利要求会因其新颖性而被否决；如果母专利和子专利的权利要求存在此类情况，同样的发明创造的专利保护年限会因此变相拉长，并进而妨害公众的利益。但该案的母专利和子专利的权利要求却因规则的漏洞而能离奇地同时存在。所描述的案例事实上就是同一个权利主体利用其拥有的两个互相独立但有包容关系的专利权利来指控同一件产品，两个专利的情况似乎不符合上面所描述的“同样的发明创造”的范畴，但“同样的发明创造有多项处于有效状态的专利权同时存在”却是个不争的现实。

　　笔者因而建议，对“同样的发明创造”的判断原则，特别是针对《专利法》第九条及其细则第四十一条时应当进一步严格化，实践中应当规定禁止重复授权的原则应当是一旦发现专利（申请）权利要求之间存在冲突，即实质相同或在先权利的保护范围被在后权利要求的保护范围完全包含，即应当否定在后的专利（申请）权利要求。事实上，笔者在以全国律协知识产权委员会委员的身份参与司法部组织的《专利法》第三次修改立法征询会议时，曾提出以上建议。但非常遗憾的是，无论是修改定稿通过的《专利法》及其细则包括《指南》，都没有对如上问题进行细节上的完善。根据报道，《专利法》的第四次修改已经开始。笔者认为，本案对理解我国专利法体系中的“同样的发明创造”和进一步完善立法是有意义的。●