专利疑难点问题论文研讨

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日期：2007-08-09 作者：宁波市律师协会阅读：3,128次

2007年是宁波市律师协会知识产权委员会的专利年，今年委员会的工作将着重围绕专利展开。为了配合宁波市律师协会论文研讨的工作，现将部分专利疑难点问题作一归纳，各位律师可从中进行选择撰写，同时也可选择自己认为有可探讨性的专利观点进行撰写，也不限制对知识产权其他方面进行阐述。

论一

专利无效与侵权——关于我国现行专利无效程序修改的思考

或 专利侵权与无效争议的法律程序探讨

对专利侵权提起诉讼，一方当事人以该专利属无效向专利复审委员会提出审查申请，继而由法院通过行政诉讼的形式进行司法复审。这是我国目前针对提请专利无效的法律程序，既不利于专利无效争议当事人之间实体纠纷尽快解决，也将大量资源消耗在程序之中。（是否可由法院以民事诉讼形式直接判决专利无效或有效——职权分开原则）

论二

专利诉讼中如何合理适用司法鉴定程序

专利侵权纠纷在诉讼期间，由于双方对专利产品的结构、组成材料理性指标等认识不一，权利要求书及摘要理解不同等原因，势必申请专业机构、聘请专业人员对专业问题进行鉴定。律师此时就会面对如何在适当时机运用、如何提出、委托哪些部门、对鉴定结论如何评定等问题。

论三

外观设计专利与著作权、商标权权利交叉保护的运用

外观设计注重新颖性，商标注重显著性，著作权注重的则是独创性。三者之间保护的法律适用不同，但三者之间却存在相互联系，外观设计中的图案，可能就是商标中的图案；外观设计的说明文字及图案也可能涉及著作权的独创性。

论四

自由公知设计抗辩在外观设计专利侵权诉讼中的作用

自由公知设计抗辩是指被控侵权人以其被控侵权产品系使用自由公知设计而不构成对外观设计专利侵权的一种抗辩。一般适用程序，被控侵权设计与自由公知设计进行比较，当不相同或不相似时，对被控侵权设计与外观专利设计仍应进行比较，再判定其是否构成侵权。或将三者一起进行比较，以“靠谁更近”来判定是否侵权。

论五

DVD 遭遇的技术壁垒论专利权的国际用尽

当专利权人在欧盟注册DVD核心技术专利并自己或许可他人在利用该专利制造相关产品供出口。中国企业购买该产品安装在DVD整机上又出口到欧盟，是否构成侵权。

TRIPS协议第六条规定：对于依照本协议的争端解决而言，本协议的任何规定均不得用于涉及知识产权的权利用尽问题。

如何理解该条？我国又该如何应对？

论六

如何理解专利法第十一条内容

1992年专利法第一次修改，对第十一条进行了修改：（1）增加了对产品制造方法延伸保护的规定；（2）增加了第三款，规定专利权人享有进口权。2000年专利法第二次修改，又增加了“许诺销售“的规定。同时专利法第六十三条第一款也作了相应修改内容。如何理解，需探讨二个问题：

1、当专利权人或者其他被许可人售出专利产品时是否不论有没有附加限制性条件，都应当得出专利权已经被用尽的结论。

2、如果专利权人或者其被许可人销售专门用于制造其另一专利装置的部件，或者销售专门用于实施其另一专利方法的专用设备，购买者用其购买的产品制造该专利装置，或者用其购买的专用设备实施该专利方法，是否在任何情况下都应当被认定为侵犯专利权的行为。

论七

试论许诺销售的法律特征

TRIPS协议第二十八条规定，我国专利法第十一条、第六十三条对许诺销售作了规定。

许诺销售是否等同于要约或要约邀请。

最高院关于《审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十四条规定：《专利法》第十一条、第六十三条所称的许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售专利产品的意思表示。

许诺销售的范围和条件

许诺销售行为与实际销售行为之间的关系

许诺销售行为产生的法律救济

论八

制造方法专利权的延伸保护法律探究

延伸保护是指一项制造方法发明专利被授予后，任何单位或个人未经专利权人许可，除了不得为生产经营目的使用该专利方法外，还不得为生产经营目的使用、许诺销售、销售或者进口依照该专利方法所直接获得的产品。

法律对制造方法专利的举证责任规定，《专利法》第五十七条第二款、TRIPS协议第三十四条规定。

论九

以公共健康为目的的专利权国际用尽

2006年11月29日知识产权局公布的“涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法”第八条：“治疗某种传染病的药品在我国被授予专利权，任何单位或者个人在其他国家或者地区购买专利权人制造并售出的或者经专利权人许可而制造并售出的该种药品，将其进口到我国的，无需请求国家知识产权局授予强制许可。”这是首次中国知识产权法律(部门规章)对专利权的国际用尽做出明确确定，虽然只是在涉及公共健康的药品上，但也是合理运用了TRIPS多哈宣言。

论十

反垄断与专利保护的协调

反垄断与专利保护之间存在一致性，该一致性主要体现在促进竞争，从而达到创新和经济发展的目的和功能上，反垄断是以保护自由竞争来达到促进创新和经济发展的目的，竞争是一种动态的过程，其本身就意味着变化，而专利制度对发明创造提供法律保护，这无论对专利权人还是竞争对手来说都是一种鞭策。

同时，反垄断的宗旨是捍卫竞争自由，因而其本质就是反对垄断，而专利制度是以从总体或者长远的角度实现促进竞争为宗旨，就每一具体专利权而言，公众所能直接感受到的就只有制约和限制。

论十一

权利要求中非必要技术特征的法律分析

《专利法实施细则》二十一条第二款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”，该条款隐含的意义是：在确定专利权保护范围时可以逐个甄别独立权利要求中的每个技术特征是否为解决技术问题所不可缺少的技术特征，在确定保护范围时可以将其忽略不计。该条款的出发点在于认为撰写出恰到好处的权利要求是比较困难的事，申请人难免会将本不应当写入独立权利要求中的非必要技术特征写入其中，从而造成对其保护范围的过分限制。如果不采用这种宽恕政策，在一些情况下会使专利权人处于不利的境地。

但毕竟法律是严肃的，如果是专利权人自己的失误，就应当承担相应的责任，否则就是损害了公众和社会的利益。为了确保专利制度的正常运作，对专利权人提供有效的保护不能以牺牲公众利益作为代价。

论十二

外观设计专利保护的产品范围（如包装、容器、服饰等）

外观设计专利在我国所有专利中占的比例最大，侵权纠纷也最多，例如包装容器类外观设计专利与其他外观设计专利相比，有非常突出的特点，这就是外观设计用于包装物上而不是被包装物上，申请人在申请时，往往也用包装物来翻备，如酒瓶、糖果包装盒等，而生产、销售者又主要是靠生产、销售被包装物而不是包装物来赢利。

那么，对于外观设计专利来说，其保护的产品到底指的是什么？如该包装容器属可反复使用的范畴，上述问题的解决与否对于专利权人而言，直接影响到其合法权益是否会被侵害。

论十三

专利权被侵害时行政保护与司法保护的选择

当专利权受到侵害时，有两个途径可供选择，即行政保护及司法保护

行政保护中包括地方行政保护及海关行政保护

寻求司法保护时，对构成犯罪的，应由公安机关或检察机关介入；涉及民事诉讼的则由法院受理。

论十四

专利侵权中赔偿金额的确定

损害赔偿额的确定问题一直是专利侵权诉讼中的难点之一。在司法实践中经常会出现以下问题：其一，编造“假”的专利许可合同，以图在计算时能以其为标准；其二，不提供证据仅要求定额赔偿，当事人仅提供侵权证据，对损失赔偿额不举证或举证不能，仅依法提出要求在50万以下进行定额赔偿；其三，要求对侵权者实行惩罚性赔偿；其四，编造自己的利润下降表或销售价格，以期在确定损失赔偿额时能获得赔偿。

如何避免上述问题，准确地确定专利侵权的赔偿额？

论十五

专利产品平行进口法律实质的探究

专利产品的平行进口是指进口商在一国购得合法投放市场上且在他国亦受专利保护的专利产品后，未经与出口国专利权人相同的他国权利人的许可而将其进口至该国的行为。

从知识产权法的角度来看，专利产品平行进口问题的理论焦点在于：专利权“权利用尽”和“地域性”两大原则在专利产品的国际贸易过程中产生了适用冲突。权利用尽原则是肯定专利产品平行进口的理论支柱，而地域性原则经常被用做否定专利产品平行进口的理论基础。

论文参考题目

1、专利权质押合同初探

2、关于专利无效宣告案件相关法律问题的探讨 http://www.chinalawedu.com/news/2004/12/li167711739322140023344.html

3、论专有技术的国际保护

4、如何正确对待专利及技术转让

5、全面覆盖原则覆盖专利侵权诉讼

6、专利侵权案件中的地域管辖