目  录

 

1     专利制度介绍... 3 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214973

1.1          专利权的概念... 3 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214974

1.2          专利种类... 3 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214975

1.2.1       发 明... 3 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214976

1.2.2       实用新型专利... 3 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214977

1.2.3       外观设计专利... 3 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214978

1.3          专利权的归属... 3 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214979

1.4          专利权的授予条件... 4 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214980

1.5          专利权的保护... 4 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214981

1.5.1       保护范围... 4 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214982

1.5.2       侵权行为表现形式... 4 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214983

1.6          专利权的期限、终止和无效... 5 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214984

1.7          专利权强制许可... 5 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214985

1.8          专利行政主管机构... 5 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214986

1.8.1       中国国家知识产权局和地方知识产权局... 5 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214987

1.8.2       专利复审委员会... 5 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214988

1.8.3       海关... 6 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214989

1.9          专利法法律体系... 6 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214990

2     专利非诉讼法律业务... 8 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214991

2.1          代理专利相关申请... 8 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214992

2.1.1       国内专利申请... 8 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214993

2.1.2       涉外专利申请... 9 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214994

2.1.3       专利行政复议申请... 10 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214995

2.1.4       专利复审申请... 13 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214996

2.1.5       专利无效申请... 15 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214997

2.2          合同业务... 16 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214998

2.2.1       专利申请权及专利权的转让合同... 16 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239214999

2.2.2       专利实施许可合同... 17 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215000

2.2.3       涉外专利许可及转让（技术进出口）合同... 18 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215001

2.2.4       专利权的质押合同... 19 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215002

2.3          企业专利管理... 20 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215003

2.3.1       企业专利战略的制定... 20 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215004

2.3.2       企业专利管理内控制度... 21 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215005

2.3.3       企业改制、并购、重组以及发行上市过程中涉及的专利问题... 22 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215006

2.3.4       职务发明... 22 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215007

2.4          代理专利行政维权... 22 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215008

2.4.1       受案机关... 23 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215009

2.4.2       需准备的材料... 23 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215010

2.4.3       注意事项... 23 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215011

2.5          专利权海关保护备案... 23 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215012

2.5.1       办理流程... 23 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215013

2.5.2       需要材料... 24 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215014

2.5.3       注意事项... 25 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215015

3     专利民事诉讼法律业务... 26 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215016

3.1          专利侵权纠纷案件... 26 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215017

3.1.1       代理原告提起侵权之诉... 26 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215018

3.1.2       代理被告应诉... 30 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215019

3.2          专利申请权、专利权权属纠纷案件... 32 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215020

3.2.1       原告代理律师的注意事项... 32 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215021

3.2.2       被告代理律师的注意事项... 32 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215022

3.3          合同纠纷案件... 32 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215023

3.3.1       转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件... 33 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215024

3.3.2       专利实施许可合同纠纷案... 33 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215025

3.4          发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件... 33 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215026

3.5          职务发明奖酬金纠纷案件... 33 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215027

4     专利行政诉讼法律业务... 34 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215028

4.1          以国家知识产权局专利复审委员会为被告的案件... 34 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215029

4.1.1       对维持驳回申请决定不服的纠纷... 34 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215030

4.1.2       对专利权无效宣告请求决定不服的纠纷... 34 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215031

4.2          以国家知识产权局为被告的案件... 36 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215032

4.3          以地方专利管理机关为被告的案件... 36 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215033

5     专利刑事诉讼法律业务... 38 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215034

5.1          专利刑事案件的罪名和认定... 38 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215035

5.2          辩护律师的主要工作及介入时间... 38 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215036

5.3          辩护律师的抗辩事由... 39 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215037

6     附件... 40 http://www.lawyers.org.cn/admin/workbench.jsp#_Toc239215038

 

 

1         专利制度介绍

1.1         专利权的概念

专利权属于无形财产权，是指国家主管机关授予发明人的在一段时间内禁止他人未经允许实施其发明创造的权利，具有独占性、地域性和时间性三大特点。在我国，专利权通常经国家知识产权局以颁发专利证书的形式而得以确认。

专利权与专利申请权并非两项相同的权利。专利申请权，是指申请人对一项发明创造根据国家法律规定向专利局提出请求授予其专利权的一项权利。

1.2         专利种类

根据我国专利法规定，专利共分三类，是指发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

1.2.1              发明专利

发明专利，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明专利是与“自然规律”有关的思想创新，是利用自然规律的结果，但自然规律本身并非发明，因此科学发现不同于发明。

1.2.2              实用新型专利

实用新型专利，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。申请实用新型专利的主体必须是产品，且必须有确定的形状、固定的三维构造，能自由移动。对于无确定形状的产品如气态、液态产品及颗粒状等的固态产品，以平面图案设计为特征的产品，不可移动的建筑物均不能被授予实用新型专利。作为实用新型专利的产品的对象的产品还必须具有实用性。

一般而言，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

1.2.3              外观设计专利

外观设计专利，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利可以是立体的，也可以是平面的。外观设计专利必须以产品为依托，以追求美感目的为核心。

1.3         专利权的归属

一般情况下，非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

自然人为执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

1.4         专利权的授予条件

发明和实用新型获得专利的实质要件包括：新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

申请专利的发明创造在申请日以前6个月内，有下列情况的，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的；（2）在国务院有关主管部门和全国性学术团体组织召开的学术会议或技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指一项发明创造能够在产业上进行制造或者使用，并且能够产生积极的效果。

现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

外观设计专利获得专利的实质要件为：新颖性、美观性及不与在先的权利冲突。此处所言之美观性，是指外观设计使用在产品上时能使人产生美感，增加产品对消费者的吸引力。不与在先的权利冲突，如不得擅自将他人享有著作权的美术作品作为外观设计申请专利。

1.5         专利权的保护

1.5.1              保护范围

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

1.5.2              侵权行为表现形式

    （1）当专利权客体是一项产品时，未经专利权人允许，以营利为目的制造、使用、许诺销售、销售或者进口该产品。

（2）当专利权客体是一项方法时，未经专利权人允许，以营利为目的使用该方法，或者使用、许诺销售、销售或者进口用该方法所直接造成的产品。

（3）当专利权的客体是外观设计时，未经专利权人允许，以营利为目的制造、销售、许诺销售或进口该外观设计专利产品专利权的期限、终止和无效

自申请日起计算，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年。

有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（1）没有按照规定缴纳年费的。（2）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合法律有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到决定之日起3个月内向人民法院起诉。

1.6         专利权强制许可

强制许可是指国务院专利行政部门根据法律规定，不经专利权人的同意，直接许可具备实施条件的申请者实施发明或实用新型专利的一种行政措施。具体包括以下四种情况：

（1）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的。

（2）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

（3）为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。”

（4）在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

（5）交叉强制许可。

1.7         专利行政主管机构

1.7.1              中国国家知识产权局

专利局的主要职能是受国家知识产权局委托，承担原中国专利局受理、审查、授权、审理复审、撤销、无效宣告请求等职能；行使专利合作条约的业务（PCT），包括通过PCT申请国际专利的受理，PCT规定的国际专利文献检索，以PCT名义对国际申请进行初审等。

1.7.2              专利复审委员会

审理对专利局驳回申请的决定不服，或者对专利局撤销或者维持专利权的决定不服而提出的复审案件，审理宣告专利权无效请求的案件。

1.8.3    地方知识产权局

省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。

未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

1.8.4 海关

海关作为保护专利权的机关，其出发点和职能上是不同于司法机关的，是有权调处侵权纠纷的知识产权主管机关，其主要目的是依法履行制止非法进出口的职责。海关的知识产权保护方式包括主动保护和依申请保护两种。

（1）    依职权保护方式

海关在查巡中，如果发现货物涉嫌侵权的，将暂停该货物的通关，同时要求货物所有人将货物的知识产权状况向海关进行通报。另一方面，海关将有关情况通知知识产权权利人。专利权人在收到上诉通知后，应当在3个工作日之内答复，如果权利人在此3日内提出扣留请求，海关将扣留该批货物并展开审查。如果认定货物构成侵权的，海关将没收侵权货物并对发货人进行罚款；如果排除侵权嫌疑的，海关则立即放行货物；如果无法认定，必须将情况告知专利权人，专利权人有权向法院提起诉讼，以解决该专利权纠纷。

（2）    依申请保护方式

在专利权人没有将其知识产权进行海关备案的情况下，如果专利权人发现侵权嫌疑货物即将进出口，可以向货物进入地的海关提出扣留货物的申请（专利权人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当向海关提交与货物等值的担保金或金融机构保函），海关在收到该申请之后，应当对货物进行扣留，并将货物的扣留状况通知专利权人。在收到上诉通知后，专利权人应当向法院提出诉前停止侵权的禁令或财产保全的措施，法院要求海关协助实行禁令的，应当在海关扣留货物后20个工作日内通知海关。但海关在货物扣留之日起20日内，未收到海关协助执行的通知的，应当放行被扣留的侵权嫌疑货物。

与主动保护方式相比，有关权利不需要备案，海关对所扣留货物的侵权状况并不进行实质性地调查，有关侵权争议最终需要由专利权人通过诉讼解决，海关不能对侵权行为进行处罚。

 

1.8         专利法法律体系

 

序号	规范性法律文件名	生效日期
1	《中华人民共和国专利法》	2009.10.1
2	《中华人民共和国民法通则》	1987.1.1
3	《中华人民共和国刑法》	1997.10.1
4	《专利法实施细则》	2002；修订过程中
5	《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》	2001.7.1
6	《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》	2001.7.1
7	《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》	1992.2.9
8	《最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》	1987.6.29
9	《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》	2004.11.2
10	《专利代理条例》	1991.4.1
11	《专利行政执法办法》	2001.12.17
12	《中华人民共和国知识产权海关保护条例》	2004.3.1
13	《国防专利条例》	2004.11.1
14	《审查指南》	修订过程中
15	《国家知识产权局行政复议规程》	2002.9.1
16	《保护工业产权巴黎公约》	1985
17	《专利合作公约》	1993
18	《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）	2001

2         专利非诉讼法律业务

2.1         代理专利相关申请

2.1.1              国内专利申请

(1)  专利申请程序概要

依据专利法，发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查，只有受理、初审和授权三个阶段。

(2)  律师（具有专利代理人资格的）代理专利申请，应该做好以下工作。

a)        与申请人洽谈，双方签署委托代理协议。

委托代理协议是确定律师（具有专利代理人资格的）与申请人间的代理关系，并规定各自的权利和义务的重要文件。律师应该与申请人洽谈，解释协议条款的内容，并按照双方一致的意思表示确定协议内容。

b)        指导申请人撰写专利技术交底书

专利技术交底书是帮助代理人理解发明创造点，写好申请文件的基础，律师（具有专利代理人资格的）应指导申请人写好专利技术交底书。一般的，专利技术交底书应包括以下内容：发明创造的名称、所属的技术领域、背景技术概况/针对现有技术的不足，阐明本发明要解决的技术问题、详细说明该发明的技术内容、本发明与现有技术相比所具有的优点及技术效果、附图及其简要说明、能够反映本发明的优异技术效果的实施例。

c)        进行背景技术检索，撰写申请文件

一般来说，要撰写好专利说明书应遵循以下基本步骤：A.要进行背景技术的检索。做好专利申请前的检索，是撰写好申请文件和顺利获得批准的前提条件。代理人对检索的结果要进行分析研究，以确定哪些是属于影响新颖性的材料，哪些是影响创造性的材料，哪些仅仅是背景材料；B.确定最接近的对比文件；C.明确发明点，确立保护范围；D.严格按照专利法实施细则第二章的规定，撰写说明书、权利要求书、摘要，并制作附图；E.检查说明书和权利要求书的关系，检查说明书和附图的关系。

d)       制作专利申请文本，提交专利申请

申请发明专利的，申请文件应当包括：发明专利请求书、说明书（说明书有附图的，应当提交说明书附图）、权利要求书、摘要（必要时应当有摘要附图）。申请实用新型专利的，申请文件应当包括：实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其摘要附图。申请外观设计专利的，申请文件应当包括：外观设计专利请求书、图片或者照片；要求保护色彩的，还应当提交彩色图片或者照片；还应当提交外观设计简要说明。

向专利局申请专利或办理其他手续的，可以将申请文件或其他文件直接递交、寄交或以电子申请的方式提交给专利局受理处或专利局设立的代办处；但申请后提交的其他文件，要求优先权的申请，或要求优先权的申请必须直接递交、寄交或以电子的方式提交给专利局受理处。

e)        在初审程序中/发明专利实审阶段答复实质审查意见通知

在实用新型、外观设计专利申请过程中，审查员将对申请进行初步审查；在发明专利申请过程中，审查员将根据申请人提交的申请文件对专利申请文件进行初步审查和实质审查。初步审查的目的主要是审查申请人提交的申请文件是否符合专利法及其实施细则的规定。在发现存在可以补正的缺陷时，审查员通知申请人以补正的方式消除缺陷，使其符合公布的条件；在发现存在不可克服的明显实质性缺陷时，审查员发出审查意见通知书，指明缺陷的性质，并通过驳回的方式结束审查程序，对发明专利申请进行实质审查的目的是要确定发明专利申请是否应当被授予专利权，特别是确定其是否符合专利法有关“新颖性、创造性和实用性”的规定。在专利申请的审查过程中，申请人可能会多次收到补正通知书和/或审查意见通知书，对补正通知书和/或审查意见通知书的答复将直接影响到专利申请的过程及结果。

f)         办理登记手续，领取专利证书

实用新型和外观设计专利申请经初步审查，发明专利申请经实质审查，未发现驳回理由的，专利局将发出授权通知书和办理登记手续通知书。申请人接到授权通知书和办理登记手续通知书以后，应当按照通知的要求在收到通知书之日起两个月之内办理登记手续并缴纳规定的费用。办理登记手续时，不必再提交任何文件，申请人只需按规定缴纳专利登记费（包括公告印刷费用）和授权当年的年费、印花税，除授予专利权当年之外的各年度的申请维持费（发明专利申请被授予专利权之前，自第三年度起应当缴纳申请维持费）。在期限内办理了登记手续并缴纳了规定费用的，专利局将授予专利权，颁发专利证书，在专利登记簿上记录，并在专利公报上公告，专利权自公告之日起生效。未在规定的期限内按规定办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

g)        专利授权后，管理相关期限和费用

专利申请被授予专利权后，专利权人应于每一年度期满前一个月预缴下一年度的年费。期满未缴纳或未缴足，专利局将发出缴费通知书，通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起六个月内补缴，且补缴时间超过规定时间一个月或以上的，需同时缴纳滞纳金。滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间一个月，加收当年全额年费的5%计算；期满未缴纳的或者缴纳数额不足的，专利权自应缴纳年费期满之日起终止。

2.1.2              涉外专利申请

中国单位或者个人可以通过以下途径，在国外申请专利。

(1)  《巴黎公约》途径

根据《巴黎公约》关于优先权的规定，在任一成员国提出发明或实用新型申请后，再向其它成员国提出同样的申请时可以享有12个月的优先权，对于外观设计申请，可以享有6个月的优先权。在此期间内有关该申请的任何公开或使用等，不影响该申请的新颖性。由于中国是巴黎公约成员国，中国申请人在国内申请专利后，可以利用巴黎公约关于优先权的规定，在向国外申请专利时要求优先权。

(2)  PCT途径

《专利合作条约(PCT)》是《巴黎公约》下的一个专门性条约，由世界知识产权组织进行管理。按照PCT的规定，在作为PCT受理局的任何一个国家局提出的一项专利申请，可以视为在指定的其它成员国同时提出了申请。实现了一国申请，多国有效。PCT申请的审批程序分为国际阶段和国家阶段。国际阶段进行受理、公布、检索和初审，国家阶段由具体的国家局进行审查和授权。一项PCT申请进入具体国家阶段的时间为自国际申请日（最早优先权日）起30个月内。这样当中国申请人希望对一项发明创造得到多国专利保护时，可以利用PCT途径，因为通过PCT途径仅需向中国专利局提出一份国际申请，并有更多时间来考虑最终要进入哪些具体国家。外观设计不适用PCT途径。

申请人可根据国际检索报告提及的现有技术资料，国际检索报告的书面意见或及国际认可专利性初步审查报告，对本发明的专利性(新颖性、创造性和实用性)进行初步判断，并可对权利要求进行适当的修改(如果必要的话)，然后决定是否进入国家程序。

(3)  不要求优先权直接向某外国提出申请。某些国家或地区并非《巴黎公约》和PCT的成员国，只能依其国内法的要求提出专利申请。如台湾不是PCT成员，中国大陆与台湾地区互相不支持优先权。此外，自 2009 年 10 月 1 日起 ，对在中国完成的发明创造，不再要求首先在中国申请专利，经保密审查后，即可直接在外国申请专利。

 

(4)  通过地区条约《欧洲专利公约》申请欧洲专利

《授予欧洲专利公约》（EPC），该公约于 1973 年 10 月 5 日 在慕尼黑签署， 1977 年 10 月 7 日 生效。《欧洲专利公约》确立了欧洲专利制度，旨在加强欧洲国家在工业产权领域的合作，以便通过单一的授权程序在若干个缔约国或所有缔约国获得专利保护。1977年根据《欧洲专利公约》建立欧洲专利局，其职责是向欧洲专利组织的成员国提供基于单独专利申请和统一专利授权程序的专利保护，使发明专利在一个、数个或全部缔约国获得保护。如果申请人意欲在3个以上欧洲地区或国家申请专利，通过本条约将较向各缔约国逐一提出申请更迅速、经济。

(5)  申请欧共体联合外观设计

2003 年 4 月 1 日起 ，欧盟的工业品外观设计将可以通过单一的安全保护系统进行注册。提交后的工业品外观设计的注册申请将由OHIM进行短期的审查，并在大约三个月内发放注册证。

工业品外观设计的注册证将得到整个欧盟国家的承认，包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国等27个成员国。

工业品外观设计的最初注册有效期为五年，但有效期可以续展，续展期为五年，最长续展期可达二十五年。

2.1.3              专利行政复议申请

专利行政复议是指公民、法人和其他组织认为国家知识产权局作出的除驳回和授权行为以外的具体行政行为侵犯其合法权益，作为国家知识产权局的行政相对人或者利害关系人依法向国家知识产权局提出复议申请，国家知识产权局依法受理、审理并作出决定的活动。关于专利行政复议的规范性法律文件有《中华人民共和国行政复议法》和《国家知识产权局行政复议规程》。

(1)  专利行政复议案件范围

根据行政复议法的规定，对国家知识产权局的具体行政行为不服才能申请行政复议。行政复议规程的第五条列举了可以申请复议的具体行政行为：（一）专利申请人对不予受理其申请不服的；（二）专利申请人对申请日的确定有争议的；（三）专利申请人对视为未要求优先权不服的；（四）专利申请人对其专利申请按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理不服的；（五）专利申请人对专利申请视为撤回不服的；（六）专利申请人对视为放弃取得专利权的权利不服的；（七）专利权人对专利权终止不服的；（八）专利申请人、专利权人因耽误有关期限导致其权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；（九）专利权人对给予实施强制许可的决定不服的；（十）强制许可请求人对终止实施强制许可的决定不服的；（十一）国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百零二条终止其国际专利申请不服的；（十二）国际申请的申请人对国家知识产权局根据《专利法实施细则》第一百一十五条所作复查决定不服的；（十三）布图设计登记申请人对不予受理布图设计申请不服的；（十四）布图设计登记申请人对布图设计申请视为撤回不服的；（十五）布图设计登记申请人、布图设计权利人因耽误有关期限造成权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；（十六）布图设计权利人对非自愿许可决定不服的；（十七）布图设计权利人、被控侵权人对侵犯布图设计专有权所作行政处罚不服的；（十八）专利代理机构对撤销其机构的处罚不服的；（十九）专利代理人对吊销其《专利代理人资格证书》的处罚不服的；（二十）公民、法人和其他组织认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。最后一项属于“兜底”条款，包括国家知识产权局作出的其他一些具体行政行为，如：对分案申请视为未提出不服的；对不予减缓费用不服的；对不予退款不服的；对著录项目变更不服的；对著录项目变更申报视为未提出不服的；对中止程序不服的；对中止程序请求视为未提出不服的；对生物材料样品视为未保藏不服的等等。

除上述列举的具体行政行为外，对国家知识产权局以不作为形式存在的具体行政行为不服也可以申请复议，如当事人因耽误有关期限导致其权利丧失，请求恢复权利而国家知识产权局超过合理期限迟迟不作出是否准予恢复权利的审批决定等。

此外，根据行政复议法第七条的规定，公民、法人和其他组织认为国家知识产权局的具体行政行为所依据的部门规章以下规定不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向国家知识产权局提出对该规定的审查申请。

(2)  专利行政复议案件处理流程

a)        行政复议的申请

公民、法人和其他组织应当自知道具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。

b)        行政复议申请的受理

行政复议规程第十七条规定，法律事务处应在收到复议申请书之日起5个工作日内，对复议申请分别作如下处理：（一）复议申请符合行政复议规程规定的，予以受理，并向复议申请人发送受理通知书；（二）复议申请不符合行政复议规程规定的，决定不予受理并书面告知理由；（三）复议申请书不符合行政复议规程第十三条、第十四条规定的，通知申请人在指定期限内补正；逾期不补正的，视为未提出复议申请。

c)        行政复议案件的审理

行政复议案件原则上采取书面方式审理。在审理的过程中，法律事务处可以向有关部门和人员调查情况，也可应请求听取复议申请人或者第三人的口头意见。复议申请人或者第三人提出听取其口头意见的请求后，法律事务处一般情况下均会满足该请求，但也并不意味着必须满足该请求。

d)       行政复议程序的结束

行政复议程序在下列三种情况下结束：（1）复议申请人在复议决定作出之前主动撤回其复议申请的，复议程序终止；（2）国家知识产权局有关部门向法律事务处提交对复议申请的书面答复意见，认为原具体行政行为确有错误并决定直接予以纠正的，复议程序终止；法律事务处应向复议申请人发出复议程序终止通知书，告知国家知识产权局有关部门已经决定直接予以纠正，复议程序终止，不再作出复议决定；（3）经审理作出行政复议决定的，复议程序结束。

e)        复议决定的作出与送达

行政复议决定应当自受理复议申请之日起60日内作出，但情况复杂不能在规定期限内作出的，经规定的审批程序后可以延长期限，并通知复议申请人和第三人。延长的期限最多不得超过30日。复议决定书直接送达的，复议申请人在送达回证上的签收日期为送达日期。复议决定书邮寄送达的，自交付邮寄之日起满15日视为送达。复议决定书一经送达，即发生法律效力。

f)         不服复议决定的后续程序

根据行政复议法第十四条的规定，对国家知识产权局作出的行政复议决定不服的，相对人可以：（一）向人民法院提起行政诉讼；（二）向国务院申请裁决，由国务院作出最终裁决。上述两种程序，相对人只能选择进行其中的一种。

(3)  注意事项

a)        提出复议申请的主体

主体可以是专利审查程序中的申请人、专利权人（含布图设计申请人、权利人），也可以是利害关系人。所谓的利害关系必须是专利局做出具体行政行为时就已经存在的，专利局做出具体行政行为时，并没有利害关系，以后才产生利害关系的，不能认为有复议利益。

b)        提出复议申请的期限

在实际操作中，相对人提出复议申请，虽然超过了二个月时间，但只要是知识产权局确有错误，复议申请人亦使法律事务处相信其没有放弃自己的权利，法律事务处一般均确认其提出耽误期限的理由为正当理由，即受理其复议申请。

c)        提出复议申请的形式

向专利局提出专利申请和向复审委员会提出复审、无效请求，均要使用知识产权局统一制订的表格，但提出复议申请则不必。知识产权局虽然也印制有标准的复议申请书表格向相对人提供，但不是必须使用该表格。如果复议申请人手头没有该标准表格，也可以手写或者打印的形式提交，但要求写清楚复议的要求，提供初步的证据，如知识产权局作出的专利权终止通知书的复印件。复议申请书上要有复议申请人的亲笔签字，复议申请人是法人的，复议申请书上要盖有法人印章。提交的复议申请书要求为一式两份。

d)       提出复议申请的理由

提出复议申请并不要求复议申请人有充分的理由，只要复议申请人主观上认为知识产权局的具体行政行为是错误的（不一定是真有错误）就可以了，并不要求其一定要提供证据证明专利局有错误，因为具体行政行为是否正确的举证责任在行政机关，即在知识产权局。这里的“知识产权局的错误”有时要作扩大的解释，在知识产权局向外发文的情况下，也包括邮局的错误，因为邮局的送交行为应视为知识产权局行为的延伸。当然，如果复议申请人承认是自己的错误，知识产权局并没有错误，只是要求恢复权利，则不能通过复议程序来解决。

e)        提出复议申请的途径

提出专利申请要专利局受理处提交申请文件，但提出复议申请不必向受理处提出，而应当向法律事务处直接面交或者寄交。当然，如果通过受理处或者通过地方代办处提交复议申请的，法律事务处收到后仍然有效，只是比直接向法律事务处提交耽误时间。

f)         提出复议申请不必缴纳费用

提出复议申请不必缴纳费用，这也是复议法的规定，该规定也是合理的，即纠正行政机关的工作失误，不能让相对人承担因此造成的开支。

(4)  申请书范本（见附件一）

在撰写申请书时，应注意以下问题：A.复议申请书应填写一式两份；B.复议申请书可手工填写；C.法人应加盖法人印章、自然人应签名，印章或签名不得复印；D.复议要求和理由一栏如填写不下，可以附页；E.国家知识产权局以书面形式做出具体行政行为的，应附具该文件复印件两份；F.有其他证据材料需要提交国家知识产权局的，应复印一式两份。

2.1.4              专利复审申请

(1)  制度介绍

在审查程序中，申请人应审查员要求陈述意见或进行修改或补正以后，专利局认为申请仍不符合《专利法》及其实施细则规定的，将作出驳回申请的决定，书面通知申请人。申请人对专利局驳回申请的决定不服的，可以在收到通知之日起三个月内向国家知识产权局复审委员会请求复审。请求复审应当提交“复审请求书”一式两份，在其中说明复审的理由，复审理由应当针对专利局的驳回决定中提出的事项请求进行申诉，否则不予受理。为了支持复审理由或者消除申请文件中的缺陷，申请人在请求复审时，可以附具有关证明文件或资料，也可以对驳回决定中涉及的部分内容进行修改。复审请求应当由全体申请人共同提出。请求复审还应当缴纳规定的费用。

(2)  专利复审案件的处理流程

a)        复审程序的启动

复审程序启动的时间：复审程序的启动有一定的时间限制，专利申请人在接到驳回专利申请通知后3个月的时间内可以决定是否请求复审。
复审程序启动的主体是专利申请人，只有专利申请人才有资格提起复审请求，其他任何单位和个人都无权启动复审程序。

b)        复审审查

专利复审委员会经过形式审查受理复审请求从而启动复审程序后，首先将复审请求书（包括附具的证明文件和修改后的申请文件）连同原申请案卷一并送交作出驳回申请决定的原审查部门进行前置审查。原审查部门应当向专利复审委员会提出“前置审查意见书”。除特殊情况外，原审查部门应当在自收到案卷之日起1个月内完成前置审查。原审查部门在前置审查意见中同意撤销原驳回决定的，专利复审委员会直接作出撤销原驳回决定的复审决定，通知复审请求人，并且由原审查部门继续进行审批。原审查部门在前置审查意见中坚持原驳回决定的，专利复审委员会成立合议组进行审查。

c)        复审决定的作出

合议组经审查后作出复审决定。复审决定有两大类，一种是撤销原驳回决定。专利申请将恢复到作出驳回决定前的状态，国务院专利行政部门继续进行审查程序。另一种是维持原驳回决定。在这种情况下，专利申请人对专利复审委员会作出的维持原驳回决定不服的，可以在法定期限内进入后续司法救济程序。

d)       后续的司法救济程序

根据专利法第四十一条第二款的规定，专利申请人对专利复审委员会作出的复审决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。专利申请人未在规定的期限内起诉的，复审决定生效。专利申请人向法院起诉的，根据法院管辖权的相关规定，由北京市第一中级人民法院受理。根据法律规定，专利复审委员会作为被告参加诉讼。

(3)  律师的主要工作内容

a)        分析确定请求复审的理由，撰写并向专利复审委员会提交复审请求书，必要时，可对专利申请文件进行修改以消除驳回决定指出的缺陷；

b)        对专利复审委员会合议组可能发出的复审通知书进行仔细研究并答复，必要时，可对专利申请文件进行修改以消除复审通知书指出的缺陷；

c)        参加复审程序中可能发生的口头审理;

d)       收到复审决定书后，若维持原驳回决定的，应协助客户仔细分析；客户对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

(4)  专利申请文件的修改及口头审理

请求人在提出复审请求或者对专利复审委员会的复审通知书做出答复时，可以修改专利申请文件;但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

针对合议组发出的复审请求口头审理通知书，复审请求人应当参加复审委员会在指定时间举行的口头审理或者在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复；如果该通知书已指出申请不符合专利法和专利法实施细则有关规定的事实、理由和证据，复审请求人未参加口头审理且期满未进行书面答复的，其复审请求视为撤回。

(5)  复审请求书范本（见附件二）

2.1.5              专利无效申请

(1)  制度介绍

专利申请自授权之日起，任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求宣告该专利权无效。请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当按规定缴纳费用，提交无效宣告请求书一式两份，写明请求宣告无效的专利名称、专利号并写明依据的事实和理由，附上必要的证据。对专利的无效请求所作出的决定任何一方如有不服的，可以在收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。专利局在决定发生法律效力以后予以登记和公告。宣告无效的专利权视为自始即不存在。

(2)  代理专利无效申请人的律师主要工作及注意事项

a)        与客户建立委托关系，根据无效请求的目的确定无效代理中的整体策略；

b)        分析相关专利及公知技术，决定无效宣告请求的理由，并组织证据，按规定撰写并提交无效请求书及相关证据，并及时缴纳费用；

c)        答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；

d)       参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步结合证据阐述无效理由；

e)        帮助客户分析无效请求审查决定，以确定是否可能提起诉讼；若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。

(3)  代理专利无效被申请人的律师主要工作及注意事项

a)        与客户建立委托关系，分析无效宣告请求书的理由、证据，确定无效代理中的整体策略；

b)        按规定撰写并提交针对无效请求书的意见陈述书，必要时，应协助客户修改被申请无效发明或实用新型专利的权利要求书；

c)        答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；

d)       参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步反驳无效宣告请求书无效理由；

e)        帮助客户分析无效请求审查决定，以确定是否可能提起诉讼；若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。

上述无效代理过程中，律师如无专利代理人资格则只能作为公民代理。

(4)   申请人的无效宣告请求书范本（见附件三）

2.2         合同业务

专利相关合同主要包括专利申请权及专利权转让合同、专利实施许可合同、专利权质押合同等几种形式。

2.2.1              专利申请权及专利权的转让合同

(1)  主要条款

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同专利（申请）权转让合同，合同应当包括以下条款：

i.                当事人；

ii.              专利技术名称、内容；

iii.            专利申请日、专利号、申请号、专利权的有效期限；

iv.            转让价款及其支付方式；

v.              专利实施和实施许可情况；

vi.            专利技术相关资料的交付；

vii.          违约金或损失赔偿额的计算方法；

viii.        争议的解决方式。

(2)  登记程序、效力

专利（申请）权转让合同签订后，应当依法向国家知识产权局申请变更登记，并由国家知识产权局予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。需要提交的材料有：

i.                让与人与受让人共同签署的申请书；

ii.              专利（申请）权转让合同；

iii.            专利申请受理通知书或者专利证书和国家知识产权局出具的专利登记簿副本及有关权利证明；

iv.            让与人与受让人的身份证明，如营业执照、身份证；

v.              其他材料。

(3)  注意事项

从合同条款的表述上来说，专利权转让合同可能与专利实施许可合同存在相似之处。区分专利权转让合同可能与专利实施许可合同的关键在于合同的目的和效果不同。专利权转让合同的目的在于转让专利技术，在合同生效后，让与人不得再对专利技术进行使用。而专利实施许可合同的目的在于授权他人在一定地域范围内和一定期间内使用该项专利技术，专利权的归属并未产生变化。

转让专利申请权或者专利权的让与人与受让人订立转让合同后，应当向国务院专利行政部门办理登记。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。需要指出的是，当事人办理登记，是专利申请权或者专利权转移生效的要件，而不是转让合同生效的要件。依照合同法的规定，依法成立的转让专利申请权或者转让专利权的合同，自成立时即生效，当事人一方不得以未经登记为由主张合同无效。

专利被宣告无效地情况下，视为自始无效。在专利权转让合同签订后，如果出现专利被宣告无效的情形，专利权受让人在能够举证证明出让人存在恶意的情况下，专利权让与人应当承担赔偿责任，或者法院认定如果专利权让与人不返还专利转让费用显失公平，则专利权让与人应当全部或部分返还转让费用。专利权转让合同的双方应当注意这一点，以合同约定规避可能产生的法律风险。

(4)  专利申请权转让合同范本（见附件四）

(5) 专利权转让合同范本（见附件五）

2.2.2              专利实施许可合同

(1)  专利实施许可的种类

专利实施许可主要包括独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可等三种形式。

a)        独占实施许可（简称独占许可）是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不得实施该专利。独占实施许可被许可人的地位与专利权人有相似之处。独占实施许可的被许可人可以根据合同的约定独占地实施专利技术，排除专利权人的实施行为，也可以在专利权人不起诉的情况下单独提起侵权诉讼，或者请求人民法院采取诉前临时措施。

b)        排他实施许可（简称排他许可）也称独家许可，是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区别就在于排他许可中的专利权人自己享有实施该专利的权利，而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。

c)        普通实施许可（简称普通许可）是指在一定时间内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权利。这样，在同一地域内，被许可人同时可能有若干家，专利权人自己也可以实施。普通许可是专利实施许可中最常见的一种类型。普通许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼，能否申请人民法院采取临时措施，关键在于实施许可合同的具体约定。

(2)  主要条款

i.                    当事人；

ii.                  专利技术的名称、内容；

iii.                专利号及专利权的有效期限；

iv.                实施许可类型；

v.                  专利使用许可费及其支付方式；

vi.                与该专利技术相关资料的交付；

vii.              技术服务和培训；

viii.            备案手续；

ix.                违约责任；

x.                  合同解除；

xi.                争议的解决方式。

(3)  专利实施许可合同的备案

专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向相关专利行政部门申请备案。办理专利实施许可合同备案的管理部门包括各省、自治区、直辖市以及广州、武汉、沈阳、西安、石家庄五个城市的知识产权局。

需要提交的材料有：

i.                    备案申请表；

ii.                  专利证书或者专利申请受理通知书；

iii.                实施许可合同；

iv.                许可人和被许可人的主体资格证明。

(4)  注意事项

a)        一般情况下，专利实施许可合同自合同签订之日起生效。备案并非专利实施许可合同的生效要件。但未经备案的合同，不得对抗善意的第三人。因此被许可人应当积极地进行备案，以防止因第三人使用该专利技术而使自身利益受到损害。

b)        专利实施许可合同备案证明是办理外汇、海关知识产权备案等相关手续的证明文件；

c)        经过备案的专利实施许可合同的许可性质、范围、时间、许可使用费的数额等，可以作为人民法院、管理专利工作的部门进行调解或确定侵权纠纷赔偿数额是的参照。

(5)  专利实施许可合同范本（见附件六）

2.2.3              涉外专利许可及转让（技术进出口）合同

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。在新《专利法实施条例》未出台的情况下，目前涉外专利转让涉及的相关法律法规及其具体规定如下：

a)        若待转让的专利申请权或专利权涉及禁止类技术，依据《技术进出口管理条例》的规定予以禁止，不得转让；

b)        若待转让的专利申请权或专利权涉及限制类技术，当事人应当按照《技术进出口管理条例》的规定办理技术出口审批手续，获得批准的，当事人凭《技术出口许可证》到国家知识产权局办理转让登记手续；

c)        若待转让的专利申请权或专利权涉及自由类技术，当事人应当按照《技术进出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》的规定，办理技术出口登记手续；经登记的，当事人凭国务院商务主管部门或地方商务主管部门出具的《技术进出口合同登记证书》到国家知识产权局办理转让登记手续。

2.2.4              专利权的质押合同

(1)  主要条款

i.                    出质人、质权人以及代理人或联系人的姓名（名称）、通讯地址；

ii.                  被担保的主债权种类；

iii.                债务人履行债务的期限；

iv.                专利件数以及每项专利的名称、专利号、申请日、颁证日；

v.                  质押担保的范围；

vi.                质押的金额与支付方式；

vii.              对质押期间进行专利权转让或实施许可的约定；

viii.            质押期间维持专利权有效的约定；

ix.                出现专利纠纷时出质人的责任；

x.                  质押期间专利权被撤销或被宣告无效时的处理；

xi.                违约及索赔；

xii.              争议的解决办法；

xiii.            质押期满债务的清偿方式；

xiv.            当事人认为需要约定的其它事项；

xv.              合同签订日期，签名盖章。

(2)  登记程序

根据《关于专利权质押合同登记工作的公告》（国家知识产权局公告第120号）的规定，专利质押合同登记工作由国家知识产权局专利局初审及流程管理部负责。

当事人应当提交以下材料：

i.                    专利权质押合同登记申请表；

ii.                  主合同和专利权质押合同；

iii.                出质人的合法身份证明；

iv.                委托书及代理人的身份证明；

v.                  专利权的有效证明；

vi.                专利权出质前的实施及许可情况；

vii.              上级主管部门或国务院有关主管部门的批准文件；

viii.            其它需要提供的材料。

国家知识产权局以收到上述文件之日为登记申请受理日，并于受理日后15日（不含补正时间）内做出审查决定。经审查合格的专利权质押合同准予登记，并向当事人发送《专利权质押合同登记通知书》。经审查不合格或逾期不补正的，不予登记，并向当事人发送《专利权质押合同不予登记通知书》。

(3)  注意事项

a)        国家知识产权局的审查要点：

i.                    质押合同条款是否齐全；

ii.                  出质人是否为专利权的所有人；

iii.                专利权是否合法有效、持续稳定；

iv.                质押期是否超过专利权有效期；

v.                  是否存在“债务履行期届满质权人未受清偿时，质物的所有权归质权人所有”的法律禁止性规定；

vi.                申请材料是否按要求补正。

b)        变更质权人、被担保的主债权种类及数额或者质押担保的范围的，当事人应当于作出变更决定之日起七日内持变更协议、原《专利权质押合同登记通知书》和其他有关文件，向国家知识产权局办理变更手续。

c)        申请延长质押期限的，当事人应当在原质押期限届满前持延期协议、原《专利权质押合同登记通知书》及其他有关文件，向国家知识产权局办理延期手续。

d)       提前解除质押合同的，当事人应当自解除质押合同的协议签字后七日内持解除协议和《专利权质押合同登记通知书》向国家知识产权局办理质押合同登记注销手续。

e)        专利权被无效、撤销或其他原因丧失后，当事人应当在收到通知之日起七日内持专利权丧失凭证和原《专利权质押合同登记通知书》，向国家知识产权局办理质押合同登记注销手续。

f)         因主合同无效致使质押合同无效的，当事人应当向国家知识产权局办理质押合同登记注销手续。

g)        质押期限届满，当事人应当持合同履行完毕凭证以及《专利权质押合同登记通知书》，向国家知识产权局办理质押合同登记注销手续。质押期限届满后15日内当事人不办理注销登记的，该合同登记将被自动注销。

(4)  专利权质押合同范本（见附件七）

2.3         企业专利管理

2.3.1              企业专利战略的制定

(1)  企业专利战略的概念

企业的专利战略，是指企业面对激烈竞争的环境，自觉主动地利用专利文献提供的新技术新产品信息，利用专利制度提供的法律保护和其他种种条件，促进专利技术开发和科技创新，在技术竞争和市场竞争中，有效地保护企业的合法权益，谋取最大经济利益，从而求取企业长期生存和不断发展而制定和实行的一种长远规划和整体谋略。

(2)  企业专利战略的类型

企业专利战略以专利法律制度为依据，以专利保护、专利技术开发、专利技术实施、专利许可证贸易、专利信息和专利管理为主要对象，以技术市场为舞台，以获得最大经济效益为目的，涉及政治、经济、法律、技术、生产、经营、贸易、信息、知识产权等各个方面。专利战略的划分方式有以下两种较为典型：

a)        按专利法律状态和专利工作一般过程划分。根据专利的申请、审查和授权三种法律状态，可分为专利申请战略、专利保护战略、专利排除战略；根据专利技术的取得方式，可分为专利技术研究开发战略、专利技术引进战略；根据对专利的利用方式，可分为专利实施战略、专利许可战略、专利转让战略等。

b)        按应对市场竞争的战略实施方式划分可分为进攻型专利战略、防御型专利战略。常用的进攻型专利战略有基本专利战略、外围专利战略、专利出售战略、专利收买战略、专利回输战略等。常用的防御型专利战略有取消对方专利战略、绕开专利技术战略、交叉许可战略、技术公开战略、有偿转让与许可战略等。

2.3.2              企业专利管理内控制度

建立企业专利管理内控制度应当包括以下几个方面：

(1)  专利管理部门的建立

企业内部设立专利管理部，统筹企业专利工作，负责企业内部的专利管理工作。

(2)  专利产权管理

企业内部的专利产权管理内容包括：专利技术开发；专利申请、维持、放弃的确定，职务与非职务发明的审查；专利评价、评估；专利资产运营，包括专利权转让、许可贸易、运用实施，专利作价投资，专利权质押等；企业技术活动中形成的与专利申请相关技术档案的管理及对技术人员业务活动的规范；对涉及专利技术开发权益的流动人员相关活动的规范；专利权保护，包括专利侵权监视、专利诉讼及专利权边境保护等；其它企业专利产权管理事项。

(3)  专利信息利用

企业应当建立适合本企业的专利信息利用机制，建立企业内部专利信息数据库。企业专利工作者应当及时收集、研究与企业相关的专利信息，为企业技术创新、经营管理等相关企业活动提出对策。

企业在产品、技术研究开发立项之前，应进行专利文献检索，在研究开发过程中及完成后，要进行必要的跟踪检索。企业对其研究开发项目进行鉴定验收时应有专利检索报告。

企业开展对外贸易有下列情形之一的，应进行项目专利检索工作：技术、成套设备和关键设备的进出口；未在国内销售过的原材料和产品的进口；未在其他国家和地区销售过的原材料和产品的出口。

(4)  专利维护

企业专利状况指标应当作为评价企业技术创新工作与专利工作的主要考核指标，包括以下指标：企业专利权、专利申请权拥有量指标，包括自主开发和引进的专利权、专利申请权；专利开发率指标，包括年度专利权、专利申请权数与同期研究开发投资额比，年度专利权、专利申请权数与企业技术人员数比等；专利收益指标，包括自主开发利用和引进专利的收益；企业专利管理状况，包括专利管理综合水平，专利产权管理状况，专利信息利用状况，制定与实施专利战略状况，专利收益分配与奖励状况等。

2.3.3              企业改制、并购、重组以及发行上市过程中涉及的专利问题

(1)  专利知识产权尽职调查

随着科技发展，知识产权逐步成为公司整个价值的重要支柱，从而成为一项并购案件的核心目标。对目标公司知识产权尽职调查得不好，很可能导致知识产权无法获取，收购的资产无法投入使用，各种各样的知识产权风险、权属不清，可能导致今后的诉讼和纠纷，对高新技术企业而言，可能导致反垄断问题，使整个并购失败，影响最终的架构。

专利知识产权尽职调查应当包括以下几个方面：目标公司所享有的专利权状况、目标公司所享有专利权的价值、目标公司现有及可能涉入的专利诉讼、目标公司是否已经将其专利权实施他人许可、改制或并购后是否会影响目标公司经授权实施的专利权的继续实施。

从知识产权尽职调查的步骤上来说，应当掌握并购目的，确定交易结构，必须通过与投资方的讨论了解并购在知识产权领域要达到的商业目的和计划，从而清楚地掌握投资方希望获得什么样的资产和资产的使用方式，通过与目标公司的谈判和了解。

(2)  专利技术的价值评估

根据《专利资产评估管理暂行办法》的相关规定，国有专利资产占有单位有下列情形之一的，应当依法委托从事专利资产评估业务的评估机构进行专利资产评估：

i.                    转让专利申请权、专利权的；

ii.                  国有企业和事业单位作为法人在变更或终止前需要对专利资产作价的；

iii.                以国有专利资产与外国公司、企业、其他经济组织或个人合资、合作实施的，或者许可外国公司、企业、其他经济组织或个人合资、合作实施的；

iv.                以专利资产作价出资成立有限责任公司或股份有限公司的；

v.                  需要进行专利资产评估的其他情形。

非国有专利资产因出资、转让等情形需要进行价值评估的，应当委托具有资产评估资格的评估机构对有关专利资产进行评估。

2.3.4              职务发明

(1)  为企业制定有关职务发明的管理制度

职务发明是指员工在执行其单位的任务或者主要利用其单位的物质技术条件所完成的发明创造。在公司与员工没有特别约定的情况下，对于职务发明专利申请权的归属，法律规定公司为专利申请权人，申请被批准后，该公司为专利权人。对于职务发明的范围，应当在企业专利管理制度中参照专利法相关规定予以明确规定。

(2)  发明人或设计人的奖励和报酬的处理

2002年的《专利法实施细则》中规定了对职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬制度，但并没有规定非国有企业事业单位对于职务发明创造的发明人或设计人必须给予奖励和报酬。从维护企业利益与激励员工的角度考虑，企业应当建立对于职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬制度。

2.4         代理专利行政维权

2.4.1              受案机关

对于专利侵权案件，专利权人可以请求专利主管部门进行处理。专利主管部门在进行处理时，认定侵权行为成立的，可以责令立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起15日内提起行政诉讼。但侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，专利主管部门可以申请人民法院强制执行。

对于假冒专利行为，专利权人或者利害关系人可以向专利主管部门进行投诉，要求专利主管部门进行查处。

2.4.2              需准备的材料

(1)  专利侵权案件

i.                    行政处理请求书；

ii.                  专利证书；

iii.                专利年费缴费证明；

iv.                被控侵权产品实物及购买发票；

v.                  技术分析报告；

vi.                被控侵权人的营业执照。

 

(2)  假冒专利案件

i.                    投诉书；

ii.                  专利证书；

iii.                专利年费缴费证明；

iv.                被投诉人假冒专利的相关证据，包括实物产品、合同、产品的宣传材料等。

2.4.3              注意事项

a)        对于专利侵权纠纷案件的处理结果，当事人如果对专利主管部门的行政处理不服，可以在法定期间内向法院提起行政诉讼。

b)        从程序上来说，对于专利侵权纠纷，专利主管部门首先进行调解程序，在当事人不愿意参加调解或者不能达成调解协议的情况下，专利管理部门才进行处理。

c)        为了保证案件的受理，相关侵权品的购买过程也应当进行公证。

d)       行政管理机关无权处理专利侵权的赔偿纠纷。行政机关在作出侵权认定后，可以应当事人的申请就赔偿数额问题进行调解。

 

2.5         专利权海关保护备案

2.5.1              办理流程

(1)  注册成为海关总署知识产权备案系统的用户

目前知识产权海关保护备案申请一般都应当通过“知识产权海关保护备案申请系统”提交，因此备案申请人在提交备案申请前首先要注册为系统用户。系统用户应当以知识产权权利人的名义进行注册，填写必要的用户信息，以获取系统账号和密码。

(2)  录入备案申请数据

注册用户登录备案申请系统后，在申请新备案窗口内填写申请备案的知识产权和其他相关信息。

(3)  缴纳备案费

以银行转账或电汇方式将备案费（每项备案官费为800元）汇入海关总署账户，汇款时必须在备注栏内注明专利权号或备案申请编号。

(4)  提交纸面申请书

将已录入的备案申请数据打印成纸面申请书并加盖申请人或代理人印章，连同备案费缴款凭据复印件和其他相关材料邮递至海关总署。

(5)  补正申请

海关总署在收到申请人邮递的纸面申请后才开始进行审核。但是申请人可以通过备案系统随时了解海关总署受理、审核、核准和驳回申请的全部过程。申请人可以根据海关总署驳回申请的意见，对其申请进行补正。

(6)  收到核准或者驳回申请的通知

根据《知识产权海关保护条例》的规定，海关总署应当在自收到申请人提交的全部申请文件之日起30个工作日内将做出核准或者驳回申请的决定。海关总署核准或者驳回备案申请，都应当向申请人发出书面通知。海关总署驳回申请的，不退还原申请文件。

2.5.2              需要材料

(1)  必须提交的申请文件

a)        专利权海关保护备案申请书（由“知识产权海关保护备案申请系统”自动生成，打印后签章）；

b)        申请人身份证明文件：自然人：个人身份证件复印件（签章并注明“与原件核对无误”）；法人：工商营业执照复印件或其他注册登记文件复印件（签章并注明“与原件核对无误”），外文注册证明应当提供中文译本；

c)        专利证书复印件（签章并注明与原件核对无误）；申请外观设计专利还要提供外观设计专利公告复印件（签章并注明“与原件核对无误”）；实用新型专利要提供实用新型专利检索报告复印件（签章并注明“与原件核对无误”）。上述专利授权自公告之日起已超过1年的，还必须提交申请前6个月内出具的专利登记簿副本原件；

d)       缴纳备案费银行单据复印件（签章并注明“与原件核对无误”）。

(2)  委托代理人申请海关备案，需要补充提交的文件

a)        海关总署制定的固定格式委托书原件，由权利人签章；

b)        代理人身份证明文件：自然人：个人身份证件复印件（签章并注明“与原件核对无误”）；法人：营业执照复印件（签章并注明“与原件核对无误”）。

(3)  选择提交的文件

a)        货物及其外包装的照片或样品；

b)        已知侵权货物进出口的证据；

c)        权利许可使用情况，有许可使用合同的提交合同复印件（签章并注明“与原件核对无误”），没有合同的提供许可名单、内容、期限等情况；

d)       海关要求提供的其他相关文件。

2.5.3              注意事项

(1)               只有知识产权权利人可以申请知识产权海关保护备案。使用专利权的被许可人不能以自己的名义申请专利权海关备案，但是可以接受专利权人的委托，以其代理人的身份提出申请。

(2)               目前海关备案系统不允许申请人对提交了的注册信息或备案权利信息进行更改。如果申请人发现提交的信息有误，可将申请书打印后标注出错误部分，并注明正确内容，由海关总署在审核过程中更改备案系统中的错误信息。

(3)               专利权人应当就其申请备案的每一项专利权单独提交一份申请书。

(4)               专利权海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效，有效期为10年。专利权继续有效的，专利权人可以在知识产权海关保护备案有效期届满前6个月内，向海关总署申请续展备案。每次续展备案的有效期为10年。专利权海关保护备案有效期届满而不申请续展或者专利权不再受法律、行政法规保护的，专利权海关保护备案随即失效。

3         专利民事诉讼法律业务

3.1         专利侵权纠纷案件

3.1.1              代理原告提起侵权之诉

(1)  案件分析

在代理专利侵权纠纷案件之始，应当对案情进行仔细分析。分析的方面主要包括：

a)        涉案专利权的权属情况

对于此点，应当从以下几个方面进行考察：原告是否取得关于涉案技术方案的专利证书；涉案专利权的共有情况；涉案专利权的效力状态。

b)        界定专利权的保护范围

对于发明或实用新型专利权，在界定其保护范围时，应以其权利要求的内容为准，包括前序部分的技术特征和特征部分的必要技术特征。所采用的权利要求文书，应当是最后授权的文书。说明书及附图可以用来解释该专利权的权利要求。外观专利设计的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。

c)        界定专利侵权行为的种类

根据专利类别的不同，专利侵权行为的表现形式也各有不同。参见第一章所述。

 (2)       证据的收集和组织

专利侵权案件所涉及到的证据大体上可以分为三种：权利证据、侵权行为证据和索赔证据。前两项证据为专利侵权诉讼必须提交的证据，而对于索赔证据，原告可视证据材料的收集情况而定，决定是否向法院提交。

 

权利证据
序号	证据名称	证明事项
1	专利证书、权利要求书、说明书	原告对涉案技术方案享有专利权； 原告专利权的保护范围
2	专利年费缴费证明	原告的专利权持续有效
3	涉及实用新型和外观设计专利的，需提供国务院专利行政部门出具的专利评价报告	原告专利权的有效性及状态
侵权证据
4	被控侵权产品实物	被控侵权产品使用了原告的专利技术 被控侵权产品为被告所制造、销售、使用
5	原告专利与被控侵权产品特征的分析报告	被控侵权产品落入原告专利权权利要求的保护范围
6	关于被控侵权产品的销售凭证	被告存在销售被控侵权产品的行为
7	被告产品名录	被告存在许诺销售被控侵权产品的行为
索赔证据
8	被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失的证据	原告产品利润、原告产品因被侵权所造成的销售量减少的证据、正常情况下的许可使用费等
9	侵权人在侵权期间因侵权所获得利益的证据	被控侵权产品的宣传数量、销售数量、销售价格、利润
10	原告所花费的调查费用、公证费用、律师合同及法律服务费用、外文资料翻译合同及费用单据、其他合理费用凭证	原告为制止被告的被控侵权行为所花费的合理费用

 

(3)  诉前禁令

在对专利侵权纠纷案件的审判过程中，经常发生由于没有及时采取措施，侵权行为没有得到及时制止，致使损害后果扩大。

诉前禁令的规定，在一定程度上于诉前为原告提供了更为有效的法律保护。诉前禁令，在我国知识产权法律中称为“诉前停止侵权行为”。

诉前禁令需要满足以下几个条件：

a)        有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为；

b)        因情况紧急，如不立即采取措施将会使申请人的专利权或者与专利权有关的权益受到难以弥补的损害；

c)        必须由专利权人或者与专利权有关的利害关系人（如专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等）的申请；

d)       申请人必须提供担保。

需提交的证据材料：

a)        证明专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。

b)        利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交专利权人放弃申请的证明材料。专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

c)        证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。

注意事项：

a)        专利实施许可合同被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。

b)        诉前责令停止侵犯专利权行为的申请，应当向有专利侵权案件管辖权的人民法院提出。

c)        停止侵犯专利权行为裁定的效力，一般应维持到终审法律文书生效时止。人民法院也可以根据案情，确定具体期限；期限届满时，根据当事人的请求仍可作出继续停止有关行为的裁定。

(4)  其他注意事项

（a）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条：“经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外”。经公证的证据其证明的效力强于其它未经公证证据的证明效力。因此，原告申请公证人员应当对其调查取证的过程进行公证，以防止之后专利侵权者对原告代理人从其处搜集得的证据予以否认，从而确保搜集到的证据可以得到法院的认可。

（b）关于地域管辖的问题

第一，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权行为结果地，侵权行为实施地又具体包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。

第二，原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，原告应当向被控侵权产品制造地的人民法院进行起诉；以制造者与销售者为共同被告起诉的，原告可以选择向被控侵权产品的制造地或者销售地的人民法院进行起诉。但销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。

（c）国家知识产权局对核准授予的专利权，将会向专利权人颁发专利权证书。因此，在一般情况下，原告的权利证据相较于其它另两类证据更易取得，而如何获得侵权证据成将为原告确保整个诉讼成功的关键点之一。

（d）诉讼过程中的证据保全。依据《民事诉讼法》第七十四条：“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全，人民法院也可以主动采取保全措施。”以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十三条：“当事人依据民事诉讼法第七十四条的规定向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限界满前七日。”之规定，为保证诉讼的成功，原告在起诉的同时，可以视情况决定是否向受诉法院提出证据保全申请，要求查封在侵权厂商处的侵权产品，并对侵权产品以及侵权产品的内部结构、外观等采用拍照、录像等形式予以固定。

（e）技术鉴定。由于专利技术种类纷繁复杂，专利侵权纠纷诉讼的受理法院不可能对每项专利技术都具有较为深刻的认识。因此，专利侵权诉讼中不可避免地经常涉及到技术鉴定问题。《民事诉讼法》第72条的规定，即：“人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定；没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定。”值得注意的是，在司法鉴定中，又可以分为法院依当事人的申请委托法定司法鉴定机构和法院依审判时的需要委托法定司法鉴定机构这两种情况。前一种情况一般多发于当案件发展对己方不利，需单方面提供鉴定报告来进行说明时。另外，相对于司法鉴定，以司法部制定的《司法鉴定程序通则》（试行）等为依据由当事人自行委托鉴定机构作出的鉴定（即使该鉴定机构是法定鉴定机构），被称为一般鉴定。一般鉴定和司法鉴定虽然委托主体不同，但是就效果来说，其结论对于法官心证的形成同样有很大的影响，一般来讲绝大多数的判决不会偏离鉴定结论。因此，专利权人应当视案件的具体情况综合使用一般鉴定和申请司法鉴定的方法以保护己方的合法权利。

（f）专利权损害赔偿应当根据权利人因被侵权受到的损失或侵权人因侵权所获得的利益予以确定。

权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的情况下，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，且没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，在人民币1万元以上100万元以下确定赔偿数额。

（g）在专利侵权诉讼中，专利权人完全可以视自身不同的诉讼目的和需要，酌情选择不同的诉讼索赔请求方式。例如：方式一，原告可以在起诉的同时即向专利侵权者主张侵权损害赔偿，此诉讼方式较为普遍；方式二，在专利侵权是否成立尚未明确的情况下，原告可以先行就涉嫌专利侵权的行为提起确认之诉，要求法院责令被告停止侵权行为。在法院判决被告停止其专利侵权行为后，原告可再就被告已被法院确认构成专利侵权的行为单独提起一个新的索赔诉讼；方式三，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款规定：“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。”，原告在起诉之后，举证期限届满前，可以根据调查、搜集到的索赔证据以及法院证据保全的情况，增加、变更或者是放弃诉讼索赔请求。

(5) 起诉状范本（见附件八）

3.1.2              代理被告应诉

(1)  抗辩事由及应对策略

针对一项具体的专利侵权纠纷诉讼，代理被告应诉的过程中可以提出的专利侵权抗辩事由包括：

a)        诉讼主体资格抗辩

原告与诉讼标的具有法律上的利害关系是诉讼得以成立的前提，专利侵权诉讼过程中被告首先应对原告的诉讼主体资格作审查。专利权人、专利实施许可合同的独占被许可人、排他性被许可人有权独立提起侵权诉讼，但专利实施许可合同的普通被许可人无权独立提起侵权诉讼。

b)        法定免责事由抗辩

《专利法》第六十九条规定了不视为侵犯专利权的五种情形，即在权利用尽、先用权、临时过境、为科研及实验目的的使用等四项原有专利法规定的基础上新增加了一条：为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的行为，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的行为。

第七十条规定了侵权赔偿责任免责的情形，即专利产品的使用者或销售者在不知是侵权产品而使用或销售并能证明其产品合法来源的情况下不承担赔偿责任。

c)        专利无效抗辩

由于实用新型与外观设计专利授权均不作实质审查，发明专利授予中的实质审查基于检索资料和审查员自身知识的局限性也难以保证没有错漏，专利无效成为专利侵权诉讼中常用的抗辩事由。由于专利权由专利行政部门审查授予，法院无权对专利权是否有效行使司法审查权，因此在专利侵权诉讼中不能直接否定涉案专利权的有效性。因而，诉讼过程中被告提出的无效抗辩具有间接性。

d)       未落入涉讼专利保护范围的抗辩

在前述抗辩理由均不成立的情况下，被控侵权人需要解决的是被控侵权产品的技术特征是否落入专利保护范围的问题。专利保护范围以权利要求书或表示在图片中的外观设计专利产品为准。诉讼中法院将对专利权利要求书或表示在图片中的外观设计专利产品和被控侵权产品的技术特征进行比对，用以认定两者是否相同或等同（或相近似）。如果被控侵权产品的替代技术是经过创造性劳动并比专利技术有了实质进步的，不应备置于侵权之列。

e)        已有技术（公知技术）抗辩

已有技术（公知技术）是指在申请日以前在国内外为公众所知的技术或设计。当被控侵权产品或方法与已有技术进行对比，而被控侵权产品或方法与已有技术完全相同，根本没有新颖性时，可以直接认定不构成侵权。

f)         合同抗辩

在专利侵权纠纷中，如果被告与原告或者涉案专利的利害关系人存在合同关系，则可以提出合同抗辩。合同抗辩是由于从属权利和重复授权的存在，同一个技术方案或近似的技术方案，可能有两个或两个以上的专利权人，而被告以得到专利权人许可而进行的抗辩。如存在从属权利的情况，如果原告拥有的是从属专利，被告得到在先专利权人的许可，生产的仅仅是在先专利产品，而该产品没有包括从属专利的全部必要技术特征，则被告的抗辩成立，其行为并不构成对原告从属专利权的侵犯。

如果上述侵权抗辩事由均不能成立，被告仍可以针对原告提出的损害赔偿数额请求进行抗辩。

基于以上抗辩事由，代理过程中可以采取的诉讼策略有：

a)        专利检索，产品技术比对

在被指控侵权后，需要进行文献检索，查明以下情况：

第一，原告主张的涉案专利权是否存在，其效力状态如何，何时申请专利，专利保护期到何时；

第二，查清专利权人是谁，专利权有无继承或转让等事项，以及这些行为是否符合法定手续；

第三，在原告专利申请日之前，有无相同或相似的国内外专利，或者有无与之相同的公知技术。

作为被控侵权人，应通过文献检索，查清上述问题，做到胸中有数，以便为在诉讼中变被动为主动打好基础。

经过文献检索，如果确认对方的专利权合法有效，应当就被控侵权产品与原告主张的专利技术进行对比，以确认己方是否侵权。

b)        在诉讼中积极寻找有利的对策

通过对比研究，如果自己实施的行为确属侵犯了他人专利权，应主动承认错误，以求得谅解，采取必要的措施使矛盾加以解决；如果不属于侵犯专利权或对方的专利权并无专利性可言，可采取其他相应的对策。

第一，参加和解或调解。如果确属侵犯了他人的专利权，当事人仍希望实施该专利技术，可行的办法是主动与对方和解。如果专利权人已提出诉讼，也可以在法庭上主动提出调解方案，尽量同对方达成调解协议。

第二，积极应诉。如果被告确认其未侵权，应当依据法律规定提出抗辩事由，积极应诉。

第三，合理利用专利权无效程序。在积极应诉的过程中，如果原告主张的专利技术不符合专利审查的新颖性、创造性、实用性要求或者存在先有权利，存在依法不应当授予专利权的情形，被告有权在诉讼过程中提出专利无效宣告申请。在被告提起专利无效宣告程序后，如果符合《民事诉讼法》以及最高人民法院《关于审利专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》有关中止诉讼情形的，受案法院应当中止诉讼，待专利复审委员会做出审查决定后，由受案法院继续审理。

(2)  证据的收集和组织

被告所提出的证据也可以大体分为三类：不构成侵权的证据、不承担赔偿责任的证据以及原告要求的赔偿数额不足的证据。

序号	证据名称	证明事项
1	被控侵权产品	被控侵权产品的技术特征
2	被控侵权产品于原告专利申请日前的生产记录	被告对涉案专利技术享有在先权利
3	技术分析报告	被控侵权产品的技术特征并未落入涉案专利技术的保护范围
4	原告专利申请日前国内外的专利公报或其他材料	原告专利技术属于公知技术
5	被控侵权产品的进货合同、发票	被控侵权产品具有合法来源
6	被控侵权产品的生产记录	被控侵权产品的生产时间、生产规模

 

3.2         专利申请权、专利权权属纠纷案件

在专利申请权、专利权权属纠纷案件中，原被告双方系争的主要焦点在于何方在涉案专利技术研发完成之时享有专利申请权。因此，律师在此类案件的代理过程中的注意事项如下：

3.2.1              原告代理律师的注意事项

对于此类案件，律师在接受原告当事人委托时应当首先审核以下几点：

a)        当事人之间是否存在劳动关系，该项发明创造是否属于职务发明创造；

b)        当事人之间是否存在关于专利申请权、专利权转让的民事合同；

c)        原告当事人是否能够举证证明其对于涉案专利技术的研发过程；

d)       被告是否存在接触涉案专利技术的行为。

3.2.2              被告代理律师的注意事项

律师在代理此类案件被告进行应诉的过程中，可以考虑从提出以下几个方面的抗辩事由：

a)        该项专利技术为职务发明创造或非职务发明创造；

b)        当事人之间合同的明确规定；

c)        涉案专利技术研发为被告所研发完成。

3.3         合同纠纷案件

3.3.1              转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件

对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当着重审查以下几点：

a)        合同的具体内容，包括合同生效是否附条件；合同中是否已经写入专利技术的实施状况（因第三人实施该专利技术引发的合同纠纷）；合同中是否含有涉案专利权在被宣告无效情况下的专利转让费处置的具体条款（涉案专利权在被宣告无效情况下的专利转让费是否返还问题所引发的合同纠纷）等。

b)        合同是否已依法履行登记手续。

3.3.2              专利实施许可合同纠纷案

对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当着重审查以下几点：

a)        合同的具体内容，包括合同生效是否附条件；授权范围、授权期限、授权类型；合同中是否含有涉案专利权在被宣告无效情况下的专利许可使用费处置的具体条款（涉案专利权在被宣告无效情况下的专利许可使用费是否返还问题所引发的合同纠纷）等。

b)        合同是否已依法履行备案手续。

3.4         发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件

对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当比照案件的具体情况审查双方当事人之间的具体合同规定。

3.5         职务发明奖酬金纠纷案件

对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当从以下三个步骤对案件进行考察：

a)        查阅当事人之间劳动合同的具体规定；

b)        在没有相关合同规定的情况下，查阅公司的相关规章制度；

c)        如果公司相关规章制度中也没有明确规定的，应当查询专利法律法规的具体规定。

4         专利行政诉讼法律业务

专利行政案件的审理有如下特点：

l  专利行政案件不适用调解。

l  法院审理所遵循的是全面审查的原则，更多涉及对专利新颖性、创造性、实用性的实体对比而非单纯行政诉讼意义上的程序审或案卷审。

由于作出行政决定的机关不同、决定的内容不同，专利行政案件可以分为：以专利复审委员会为被告、以国家知识产权局为被告、以地方专利行政管理机关为被告这三类。下文将着重阐述律师日常代理业务中最常见的以专利复审委员会为被告的案件，即专利复审行政诉讼案件和专利无效行政诉讼案件。

4.1         以国家知识产权局专利复审委员会为被告的案件

4.1.1              对维持驳回申请决定不服的纠纷

专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。由北京市第一中级人民法院作为第一审法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。

《专利审理指南》在专利行政诉讼中的作用

《审查指南》是专利局依据专利法及其实施条例制定的用以指导专利审查工作的规范性文件，《审查指南》可以对专利法实施条例进行具体解释和规范，但不能与其相抵触，也不得超出其范围。《审查指南》仅对专利实质审查部门和专利复审委员会的专利审查行为具有约束力，而地方知识产权局的侵权认定和法院的侵权判定并不适用《审查指南》。专利复审委在专利无效宣告程序中判断外观设计是否相同或相近似，由此判断专利权是否有效，而地方知识产权局的行政执法和法院的侵权判定中判断外观设计是否相同或相近似，并由此得出被诉侵权产品是否侵犯他人的专利权。专利确权机关与侵权认定机构尽管认定外观设计相同或相近似的目的与程序不相同，但是两者对外观设计相同或相近似的判断标准又有紧密联系，从理论上讲两者的判断标准应当是一致的。在实践中，由于专利确权与侵权判定主体不一致、区域差异等原因，外观设计的相同或相近似的认定标准在一些地方存在差异，甚至在同一事实情况下的结论相反。

4.1.2              对专利权无效宣告请求决定不服的纠纷

对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

(1)  原告律师的主要工作

主要针对专利复审委员会作出的审查决定在程序上和实体上的缺陷，依据法律提出理由，从而使法院作出撤销无效审查决定的裁判。

被告在行政处理案件的过程中，程序是否合法是这类行政案件审理的关键问题，也是代理人在诉讼中的代理要点之一。原告代理人对于程序的合法性质疑和要求司法审查可以围绕以下问题进行：

第一，是否应当通知当事人出席口头审理而没有通知；

第二，是否应当回避的审查员没有回避或者没有参加口审的审查员却参加了审查决定的作出；

第三，当事人出庭人员是否符合法律规定，授权是否有瑕疵，双方当事人对出庭人员有异议而没有被复审委员会接受等。

原告代理人对于实体问题的质疑和要求司法审查则主要可以针对以下问题进行：

第一，对证据的采信是否违反法律对于证据的一般规则或特别规则的规定、对于证据的不采信是否违反法律的有关规定；

第二，适用法律是否超出了无效宣告请求人的理由范围；

第三，适用法律是否与对证据的分析相一致等。

(2)  第三人律师的主要工作

第三人的诉讼地位决定了其必须和被告站在同样的立场上，即支持被告的具体行政行为。所以，第三人的陈述和辩论一般是围绕被告的行为如何正确来进行的。除了支持被告的观点之外，为第三人的代理工作重点是，证明第三人在行政程序中所提供的证据具有合法性和关联性，证明被告适用法律的准确性。因为在专利行政诉讼案件中，专利行政机关在行政行为中采信的证据实际上多为第三人（或原告）提供，所以关于证据本身的合法性和与本案的关联性问题的论证，除了被告必须依法陈述外，第三人以及代理人应当积极、全面地进行论证，这也是对被告最好的支持。此外，对于被告运用这些证据适用法律作出的判断结论，第三人也有必要进行论证和陈述，以给予被告支持。需要注意的是，关于行政行为适用程序的合法性问题，第三人不必将证明责任揽到自己身上，而应该由被告去证明；如果第三人是无效请求人，一定不要在行政诉讼中提供新的证据，因为新证据的提供可能使法院和原告加深对于被告所作具体行政行为“证据不足”的印象，反而使原告的观点和证据更容易被采信。

(3)  注意事项

有关证据采信，需要注意以下几点：

第一，证据的形式要件，如域外证据是否经过公证、认证，取证过程是否在公证人员的公证下进行，书证是否有原件，证人是否与各方当事人有特殊的利害关系等，只要确实存在不符合法律规定的证据形式要件的，律师就要抓住一一提出，达到否定证据实体效力的目的。

第二，如果原告是无效请求人，被告在行政程序中对于自己所提供的证据不采信是不符合法律规定的证据采信规则的，原告需要进一步论证正是由于对于证据采信或不采信的不合法才导致了被告作出错误的决定。

第三，专利行政诉讼中是否还能提供新的证据

无效请求人无论在诉讼中是原告或第三人，都不能再补充新的证据，因为专利复审委员会的审查决定的基础就是无效请求人在无效程序已提交的证据，补充证据超出了专利复审委员会的审查范围是不被允许的，但专利权人在诉讼中如果有能证明专利产品具有创造性的证据，例如很好的市场收益，科技进步的获奖证书等在商业上取得巨大成功的证据应积极向法庭提交，虽然一定会受到对方的质疑，但一般情况下这些证据能在心理上影响法官对发明创造性的判断，这种影响对于是否具有创造性的认定是有帮助的。

第四，专利行政诉讼中的鉴定意见

部分案件所涉及的技术比较复杂，可能涉及技术鉴定的问题。一种情况是人民法院认为需要进行鉴定，告知当事人案件需要听取专家意见或直接找有关机构进行技术鉴定，另外一种情况是原告申请技术鉴定，法院同意并进行委托鉴定。无论何种情况，原告、第三人及其代理人都有权提请法院注意鉴定人员或有关专家人选的适当性，从而保证这种鉴定或意见的听取是公平、科学、合法的。如果鉴定结论对原告或第三人不利时，在庭审质证过程中，原告或第三人以及代理人应对鉴定结论本身的科学性和鉴定人身份以及鉴定程序的合法性方面提出质疑和反驳，找出其缺陷，并应当积极举证，使鉴定结论不被采信。

(4)  起诉书范本（见附件九）

4.2         以国家知识产权局为被告的案件

这类案件包括：

(1)  对不予受理其专利申请不服的纠纷

(2)  对其专利申请被视为撤回、对其专利权被视为放弃或被终止不服的纠纷

(3)  对专利局确定的申请日有争议，对专利局不确认其优先权不服的纠纷

(4)  认为专利局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的纠纷

此类案件由北京市第一中级人民法院作为第一审法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。

4.3         以地方专利管理机关为被告的案件

(1)  对责令侵权人立即停止侵权行为不服提起的行政诉讼

(2)  对假冒他人专利处罚不服提起的行政诉讼

注意区分：

a)        仿制专利产品不属于假冒他人专利，是一种典型的专利侵权

b)        未经专利权人同意，许可或委托他人实施专利，不属于假冒他人专利，属于侵权行为

c)        伪造他人专利证书不属于假冒他人专利，是伪造公文、证件、印章的行为

(3)  对冒充专利处罚不服提起的行政诉讼。

以地方专利行政管理机关为被告的案件，则由被告所在地或被告所属政府所在地的中级人民法院管辖；对判决不服，可向对应的高级人民法院提起上诉。

5         专利刑事诉讼法律业务

5.1         专利刑事案件的罪名和认定

我国现行《刑法》第二百一十六条规定了假冒专利罪。假冒专利罪，是指自然人或单位，违反专利管理法规，故意假冒他人专利，情节严重的行为。

一般而言，本罪的行为模式包括a）未经许可，在其制造或销售的产品、产品包装上标注他人的专利号；b）未经许可，在广告或其他宣传材料中使用他人专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；c）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术；d）伪造或编造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

根据司法实践，本罪所称之“情节严重”系指具有下列情形之一的，应当追诉：a）违法所得数额在人民币10万元以上；b）给专利权人造成经济损失数额在人民币50万元以上的；c）虽未达到上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚2次以上，又假冒他人专利的；（4）造成恶劣影响。

5.2         辩护律师的主要工作及介入时间

律师最早可以在侦查机关第一次讯问犯罪嫌疑人后或采取强制措施之日起介入涉嫌假冒专利罪案件，但此时的法律称谓为“提供法律帮助的人”。犯罪嫌疑人可以委托辩护律师的具体时间点如下表所示：

犯罪嫌疑人、被告人委托辩护权	辩护人产生时间
公诉案件	自案件移送审查起诉阶段起，可以委托辩护人
自诉案件	随  时

辩护律师的主要工作如下：

（1）查阅卷宗：《律师法》第34条规定，受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料。受委托的律师自案件被人民法院受理之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的所有材料。

（2）会见犯罪嫌疑人：《律师法》第33条规定，犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况。律师会见犯罪嫌疑人、被告人，不被监听。

（3）调查取证：《律师法》第35条： 受委托的律师根据案情的需要，可以申请检察院、法院收集、调取证据或者申请法院通知证人出庭作证。律师自行调查取证的，凭律师执业证书和律师事务所证明，可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况。

（4）经被告人同意，提出上诉。

（5）申请取保候审和解除超期羁押。

5.3         辩护律师的抗辩事由

（1）被控侵犯之专利权不成立，具体要点参照民事部分。

（2）起诉被告侵权的事实不清，证据不足或程序违法。

（3）犯罪构成要件不满足。

 

6         附件

 

附件一行政复议申请书

 

行政复议申请书

 

复议申请人	自然人	姓名              单位                                     电话
		通讯地址                                                       邮编
	法人	名称                                          法定代表人
		通讯地址                                                       邮编
代理人	姓名         单位                                                电话
	通讯地址                                                             邮编
发明创造名称                                                    申请（专利）号

 

    根据《中华人民共和国行政复议法》的规定

    对国家知识产权局于        年    月    日作出的                                                                                             具体行政行为不服，现申请行政复议。

    对国家知识产权局应当作出                                                           具体行政行为、但未作出而不服，现申请行政复议。

 

    申请行政复议的要求和理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

复议申请人                代理人                 

 

年    月    日   

 

附件：

注意事项

1． 复议申请书应填写一式两份；

2． 复议申请书可手工填写；

3． 法人应加盖法人印章、自然人应签名，印章或签名不得复印；

4． 复议要求和理由一栏如填写不下，可以附页；

5． 国家知识产权局以书面形式作出具体行政行为的，应附具该文件复印件两份；

6． 有其他证据材料需要提交国家知识产权局的，应复印一式两份；

7． 委托专利代理机构的，应当提交专利代理委托书；

8． 复议申请书应向国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务处邮寄或递交。

 

 

 

可申请行政复议的主要事项

1． 专利申请人对国家知识产权局不予受理其申请不服的；

2．  专利申请人对国家知识产权局确定的申请日有争议的；

3．  专利申请人对国家知识产权局作出的视为未要求优先权决定不服的；

4．  专利申请人对国家知识产权局决定将其专利申请按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理不服的；

5．  专利申请人对国家知识产权局作出的专利申请视为撤回决定不服的；

6．  专利申请人对国家知识产权局作出的视为放弃取得专利权的权利决定不服的；

7．  专利申请人对国家知识产权局作出的专利权终止决定不服的；

8．  专利申请人、专利权人因耽误有关期限，造成其申请视为撤回、取得专利权的权利视为放弃或专利权终止，要求恢复权利而国家知识产权局不予恢复的；

9．专利权人对国家知识产权局作出的给予实施强制许可的决定不服的；

10．强制许可请求人对国家知识产权局作出的终止强制许可的决定不服的；

11．国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百零二条规定终止其国际专利申请不服的；

12．国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百一十五条规定所作复查决定不服的；

13．布图设计登记申请人对不予受理布图设计申请不服的；

14．布图设计登记申请人对布图设计申请视为撤回不服的；

15．布图设计登记申请人、布图设计权利人因耽误有关期限造成权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；

16．布图设计权利人对非自愿许可决定不服的；

17．布图设计权利人、被控侵权人对侵犯布图设计专有权所作行政处罚不服的；

18．专利代理机构对撤销其机构的处罚不服的；

19．专利代理人对吊销其《专利代理人资格证书》的处罚不服的；

20．专利申请人、专利权人及其他利害关系人认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二复审请求书

 

复审请求书