【案情简介】

本案中某文化公司（一审原告、二审被上诉人）成立于2009年，其在第28类智能玩具商品上注册有“XXXBEAR小熊XX”“XX熊”“小熊XX”等商标。涉案科技公司（一审被告、二审上诉人）成立于2015年，经营产品包括与该文化公司产品相同类型的智能玩具。该文化公司发现，该科技公司在其官方网站、微信公众号等多处突出使用“XX”字样，包括但不限于“XX玩具”“XX世界”。同时，该科技公司在其官方网站的公司介绍部分使用了包含“公司核心竞争力来自台北、香港、深圳的成熟团队”“全球首创App 3D立体呈现”等宣传文字。该文化公司就该科技公司的上述行为，于2016年12月在上海市浦东新区人民法院正式起诉，后该案在上海知识产权法院进入二审程序。

一审原告、二审被上诉人该文化公司委托本所律师代理其诉讼。

【代理意见】

代理律师认为，本案系侵害商标权及不正当竞争纠纷，主要争议焦点如下：

一、关于上诉人使用“XX”字号是否构成商标侵权及不正当竞争

被上诉人在第9类和第28类商品上注册了“XXBEAR小熊XX”商标、“XX熊”商标、“小熊XX”商标，被上诉人的注册商标专用权受法律保护。涉案商品系一种新型的玩具，与传统玩具的最大区别在于其采用了增强现实(AR)技术。消费者购买玩具后，如有动物图案的卡片，还必须使用经营者提供的软件，以便在屏幕上显示该动物的立体影像，并实现互动。如果消费者只下载软件，不购买经营者的商品，则无法体验增强现实的效果。按照相关公众的一般认识，涉案商品属于第28类的智能玩具而非第9类的计算机程序。

被上诉人的产品曾荣获“中国设计红星奖”、德国“iF设计奖”、意大利“A级设计奖”等具有较大影响力的奖项，获得了较高的声誉。被上诉人还通过电视、网络等媒体对涉案商品进行了宣传，在宣传中使用了“小熊XX”等标识。经过了被上诉人的使用，该文化公司注册并使用在第28类商品上的涉案商标已经具有较高的知名度。上诉人突出使用“XX”字号，属于在相同商品上使用与该文化公司注册商标近似的标识，易使相关公众对商品的来源产生误认，侵害了被上诉人对涉案商标享有的注册商标专用权。

上诉人于2015年10月30日成立，在此之前，被上诉人已在第28类商品上注册的涉案商标因该文化公司的使用已获得较高的知名度，该科技公司将上述两个商标的主体部分“XX”登记为企业字号，主观上具有对该文化公司商标知名度便车的故意，客观上易使相关公众对商品来源产生混淆，其行为违反了诚实信用原则及公认的商业道德，构成不正当竞争。

二、关于上诉人是否构成虚假宣传的不正当竞争行为

《不正当竞争法》第九条第一款规定，经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。上诉人通过公司网站及微信公众号进行宣传，其中部分宣传内容与事实不符或没有事实根据。比如，上诉人宣称，“公司核心竞争力来自于台北、香港、深圳的成熟团队”，上诉人虽举证了专利证书，证明专利的发明人之一是我国台湾省居民，但仅凭此并不能认定被告有所谓“来自于台北、香港、深圳的成熟团队”。上诉人宣称，“全球首创App 3D立体呈现”、“于2016年在全球各大玩具展发表全球首创AR互动观赏盒”，而该科技公司推出增强现实玩具的时间晚于被上诉人，其所谓“全球首创”与事实不符。上诉人于2015年10月30日成立，但却宣称产品“已成功行销全球、佳评如潮”、“拥有多年的儿童玩具制造经验以及海外销售经验”、“早已成功进入美国孩之宝并进行销售”，被告上述宣传内容无事实根据，误导公众，属于虚假宣传的不正当竞争行为。同时，上诉人使用“全球顶尖”字样，亦属于虚假宣传。上诉人通过官网、微信公众号等平台对其商品作引人误解的虚假宣传行为，违反了反不正当竞争法等相关规定，构成虚假宣传。

【判决结果】

一审判决：一、被告于本判决生效之日起立即停止突出使用“XX”标识；二、被告于本判决生效之日起立即停止虚假宣传的不正当竞争行为；三、被告于本判决生效之日起三十日内变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“XX”字样；四、被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失10万元；五、被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告为制止侵权行为而支付的合理开支64,000元。

二审判决：驳回上诉，维持原判。

【裁判文书】

本院认为，本案的争议焦点在于：一、上诉人使用“XX”字号是否构成商标侵权和不正当竞争；二、上诉人是否实施了虚假宣传行为。

一、上诉人使用“XX”字号是否构成商标侵权和不正当竞争

本院认为，首先，关于是否构成商标侵权。本案中，上诉人将字号“XX”突出使用于新型玩具上，具有识别商品来源的作用，该使用构成商标法意义上的使用。上诉人所使用的玩具商品与被上诉人持有的“XXBEAR小熊XX”商标、“XX熊”商标、“小熊XX”商标核准注册的28类商品属于相同商品，且突出使用的部分即“XX”与涉案商标“XXBEAR小熊XX”“XX熊”“小熊XX”的主体部分“XX”相同，一审法院认定“XX”标识与上述注册商标构成近似并无不妥。故上诉人在玩具商品上使用“XX”标识，侵害了被上诉人注册商标专用权。其次，关于是否构成不正当竞争。上诉人与被上诉人属于同行业竞争者。被上诉人所持有的XXXXXXXX号“XXBEAR小熊XX”商标、第XXXXXXXX号“XX熊”商标在上诉人成立之前已具有一定的知名度，上诉人仍将商标的主体部分“XX”登记为企业字号，主观上具有搭便车的故意，客观上容易使得相关公众对商品来源产生混淆，违反了反不正当竞争法第二条规定的诚实信用原则，故构成不正当竞争。

二、上诉人是否实施了虚假宣传行为

在本案审理期间，由于反不正当竞争法于2017年11月4日进行了修订，新反不正当竞争法于2018年1月1日起施行，本案所涉及的不正当竞争行为虽然自新法施行之日前即已开始，但延续至新法施行之后，故本案应适用新反不正当竞争法的相关规定。

关于上诉人行为是否构成对被上诉人虚假宣传的不正当竞争行为，本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项规定：“起诉必须符合下列条件：(一)原告应当是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织……”。新反不正当竞争法第二条第二款规定，本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。第八条规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。因此，不正当竞争行为本质上是一种损害其他经营者或消费者合法权益，扰乱市场竞争秩序的行为。实施不正当竞争行为的经营者应当承担相应的行政责任，但其他经营者是否有权就系争不正当竞争行为提起民事诉讼，主张民事责任，取决于该经营者是否与系争不正当竞争行为具有直接利害关系。需要说明的是，民事诉讼法关于原告起诉资格规定的“直接利害关系”并不等同于竞争关系。是否存在竞争关系影响的是被控行为是否可以适用反不正当竞争法调整，在可以适用反不正当竞争法的情况下，还应审查判断竞争者是否符合民事诉讼法关于起诉的条件。因此，存在竞争关系仅仅是符合直接利害关系的必要条件，除此之外，直接利害关系还要求不正当竞争行为与其他竞争者存在特定的指向、关联等关系，使得本属于其他竞争者的交易机会、竞争优势等被不正当竞争者所获取，或者使得相关消费者对于不正当竞争者与其他经营者之间的关系产生误解、混淆。本案中，被上诉人于一审中主张上诉人在公司网站、微信公众号中宣传“公司核心竞争力来自于台北、香港、深圳的成熟团队”，产品“已成功行销全球、佳评如潮”，“拥有多年的儿童玩具制造经验以及海外销售经验”等内容的行为构成虚假宣传，不仅需举证证明该行为符合反不正当竞争法第九条第一款规定的要件，还需证明其与上述虚假宣传行为具有直接利害关系。从现有证据来看，首先，上诉人与被上诉人为同行业竞争者，鉴于上诉人在公司名称中擅自使用了被上诉人涉案注册商标相近似的“XX”字样，并且在宣传中突出使用“XX”，可以认为上述虚假宣传行为与被上诉人具有一定的指向关系，故被上诉人有权就上诉人实施的虚假宣传不正当竞争行为提起民事诉讼。其次，上诉人在公司网站、微信公众号中的上述宣传确实存在不当之处，容易引人误解，属于引人误解的虚假宣传。故一审法院关于上诉人通过公司网站及微信公众号宣传，部分内容与事实不符，部分内容缺乏事实根据，从而误导公众，构成对被上诉人的不正当竞争并承担相应民事责任的认定，并无不当。对于上诉人的相关上诉意见，本院不予支持。

综上所述，驳回上诉，维持原判。

【案例评析】

本案是商标侵权和不正当竞争之虚假宣传领域的典型案件。二审庭审的争议焦点之一是上诉人的上述宣传行为是否构成虚假宣传。不正当竞争行为本质上是一种损害其他经营者或消费者合法权益，扰乱市场竞争秩序的行为。实施不正当竞争行为的经营者应当承担相应的行政责任，但其他经营者是否有权就系争不正当竞争行为提起民事诉讼，主张民事责任，取决于该经营者是否与系争不正当竞争行为具有直接利害关系。需要说明的是，民事诉讼法关于原告起诉资格规定的“直接利害关系”并不等同于竞争关系。是否存在竞争关系影响的是被控行为是否可以适用反不正当竞争法调整，在可以适用反不正当竞争法的情况下，还应审查判断竞争者是否符合民事诉讼法关于起诉的条件。因此，存在竞争关系仅仅是符合直接利害关系的必要条件，除此之外，直接利害关系还要求不正当竞争行为与其他竞争者存在特定的指向、关联等关系，使得本属于其他竞争者的交易机会、竞争优势等被不正当竞争者所获取，或者使得相关消费者对于不正当竞争者与其他经营者之间的关系产生误解、混淆。

法院确认了针对上诉人仅对自身进行夸大宣传的行为，被上诉人有权提起虚假宣传民事诉讼，不应以需证明遭受“直接损害”作为寻求民事诉讼司法救济的前提条件。本案中，双方当事人为同业竞争者，且上诉人使用与被上诉人注册商标近似的“XX”对外进行虚假宣传，该虚假宣传行为与被上诉人具有一定的指向关系，故被上诉人有权就上诉人实施的虚假宣传不正当行为提起民事诉讼。”其次，“上诉人的上述宣传行为的确存在不当之处，容易引人误解，属于虚假宣传的不正当行为。”

【结语和建议】

商标作为企业的无形资产，是企业参与市场竞争的重要工具，在日常经营中起着至关重要的作用。随着互联网的崛起与普及，企业曝光率迅速增加，但这也令企业信息获取更加容易，为了有效防范不法商家“傍名牌”、“搭便车”、抢注商标的行为，企业可以采取注册防御商标的形式对企业商标进行全方位保护。这对于广告宣传投入量大、力求创立驰名品牌形象的企业来说，尤其具有实质性的战略意义。企业除了规范自己的行为之外，也要密切关注市场，对于市场上侵犯自己注册商标的行为，要及时进行维权，禁止他人未经许可擅自使用自己的注册商标，一方面，这是对企业商标的保护，可以维护企业的合法权益，另一方面，及时维权也可避免注册商标成为商品通用名称的危险。

从合规经营的角度看，中小型企业在企业名称、公司简称、公司商号及商标的命名过程中，需要考量是否使用其他主体的驰名商标，是否为驰名商标的翻译，是否为本省省著名商标以及是否有其他恶意“傍名牌”的行为。从目前司法实践加大知识产权侵权处罚力度的实际情况看，合规经营对于规避商标侵权，避免企业的品牌风险，避免民事赔偿损失，以及广告成本的损失，意义重大。从自身品牌保护及资产运营的角度来说，对于发展状态良好的产品或服务，必然会引起市场上的竞相模仿或者恶意竞争，中小企业要重视产品、商标打假。产品打假不光在清扫市场、维权收益上收效明显，而且对自身品牌的维护，扩大影响力也有重要的意义。